현재 중국에서는 외식업체의 상표침해 분쟁 사건이 많이 발생하고 있다. 이번 호에서는 2016년 4월 21일 중국 동영시 중급인민법원에서 판결한 중국 외식업체간의 상표권침해 및 부정경쟁 분쟁 소송 사례에 대해서 소개한다.
원고의 등록상표전용권 침해 여부
하기 상표권 분쟁 사건은, 피자 가맹본부의 상표를 제3의 다른 기업이 “일부분”을 무단으로 사용한 경우에 대한 사건이며, 프랜차이즈 본사가 상표권을 직접 등록 받지 않고 단순히 상표에 대한 사용권을 수권한 상태에서 상표권 침해에 대한 손해배상을 제기한 사건이다.
중국 시장에 진출하는 한국 프랜차이즈 기업의 경우, 향후 이와 유사한 분쟁 사례가 발생할 수 있을 것으로 예상되며 이러한 분쟁 사례에 대해서 미리 이해를 하고 대응을 준비한다면 실제 상표침해 분쟁 발생 시 효율적인 대응이 가능할 것으로 예상된다.
<원고>는 피고 <동영피자점>간의 상표권침해 및 부정경쟁 건에 대하여 동영시 중급인민법원(이하 <관할 법원>이라 함)에 소송을 제기했다. 관할법원은 2016년 2월 18일, 4월 20일 선후 두 차례 공개 심사를 진행했다. 개척자는 다음과 같은 사실을 주장했다.
“2012년 3월 21일 자연인 (문박. 원고의 법인대표 국적: 뉴질랜드)은 제8953411호 상표(제30류, 이탈리아식 파이), 제8953412호 상표(제43류, 식당)에 대한 등록상표전용권을 취득했다. 동시에 문박은 원고에게 당해 상표에 대한 사용권을 수권했다. 원고는 사용권을 취득한 후, 주요하게 피자류 상품의 생산, 경영을 진행했으며 일정한 저명도를 구비했다. 2015년 원고는 피고가 한자를 표기한 피자류 상품을 생산, 판매, 배달 교통수단에 상표 표식을 돌출해 사용하고 대량적으로 홍보한 것을 발견했다. 원고의 수권이 없이 사용한 피고의 행위는 원고에 대해 침해행위를 구성하며 소비자가 경영자와 상품 출처에 대한 오인을 초래하였으며 원고에게 일정한 경제적 손실을 조성했다. 중국 <상표법>, <부정경쟁방지법> 규정에 근거하여 1. 상호 사용정지, 표기한 제품홍보자료, 점포간판, 제품포장지를 사용정지. 2. 피고가 원고의 경제손실 인민폐15만위원을 배상. 3. 피고가 본 소송 건 비용을 부담할 것을 주장했다.
원고는 자신이 주장한 사실을 증명하기 위해 증거를 제출했다.
1) 상표등록증, 상표사용수권서 2) 피고의 공상등기 자료 3) 원고의 가맹자료, 프랜차이즈계약서 4) TV, 잡지, 전시회 참가자료 5) 공동구매사이트 중 피고의 홍보자료
피고는 다음과 같이 답변했다.
1. 공상부서의 비준을 받은 상호이며 돌출되게 <R> 또는 <MT>를 표기하지 않았고 상표로 사용하지 않았음.
2. 피자 배달을 위한 교통수단에 사건 등록상표를 사용하지 않았음.
3. 사건 등록상표와 동일한 표식을 홍보하지 않았고 원고와 동일한 인테리어, 경영방식을 사용하지 않았으며 상표권리인의 가맹업체로 대외에 홍보를 진행하지 않았음. 그리고 피고는 독립적으로 <GOODHO>를 창작, 국가 판권국에 미술작품등기를 진행했음. 그러므로 원고의 등록상표전용권을 침해하지 않았음.
관할법원은 사건에 대한 심사를 거쳐 분쟁 초점을 다음과 확정했다.
1. 피고가 원고의 등록상표전용권 침해 여부.
2. 피고의 상호 사용행위는 원고에 대해 부정경쟁구성 여부.
3. 피고가 원고의 경제손실 인민폐 15만위만 배상 여부.
제1분쟁 초점
원고의 법인대표는 자신이 등록 받은 제8953411호 상표, 제8953412호 상표 사용권 및 침해 권리주장 권한을 원고에게 수권했고 이에 따라 원고는 이해관계인으로서 사건 등록상표 권리에 근거해 상표 침해 및 관련소송을 제기할 권리가 있다. 원고와 피고는 모두는 주요하게 피자를 제조, 판매하는 사업자로서 생산, 판매하고 있는 상품 및 제공하고 있는 서비스는 동일한 종류에 포함된다. 중국 <상표법> 제57조의 규정에 근거해 피고가 사용한 표식과 사건등록상표가 동일하지 않은 상황에서 상표침해행위 구성여부를 판단 시, 피고의 사용행위가 상표 의미에서의 사용, 피고의 표식과 원고의 등록상표간의 유사성 및 쉽게 관련 소비자들의 혼동을 초래하는지 여부를 주요하게 고려해야 한다.
피고는, 자신은 합법적으로 등기한 상호를 사용, 상표로서의 사용이 아니라고 주장했다. 관할 법원에서 조사한 사실에 의하면 피고는 상호를 규범적으로 사용하지 않고 사용했다.
최고인민법원의 <상표민사분쟁사건 심사에서 적용하는 법률문제 해석>제1조 제(1)항의 규정에 근거해 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 문자를 기업의 상호로 상품에 돌출되게 사용해 소비자로 하여금 쉽게 혼동을 조성 시, 상표법에서 규정한 상표사용행위를 구성한다.
피고는 <GOODHO！> 미술작품을 독창적으로 창조했다고 주장했으나 당해 작품에 대한 실제 창작여부와 창작 완성 시간을 증명할 수 없었으며 작품등기 일자가 원고의 상표등록일보다 늦으므로 선행사용권을 향유한 사실을 증명할 수 없다. 미술작품과 상표는 두 가지 상이한 지식재산권 객체로서 피고가 선행권리를 향유한 사실을 증명할 수 없는 상황에서 미술작품의 저작권으로 원고의 등록상표 전용권을 대항할 수 없다. 즉, 피고가 점포 간판, 배달 교통수단, 인터넷에서 사건상표와 유사한 표식을 사용한 행위는 원고의 등록상표전용권을 침해했으므로 침해행위와 상응한 법률책임을 부담해야 한다.
제2분쟁 초점
피고의 상호는 관할부서의 심사를 거쳐 등기됐으나 원고와 동일한 종류의 상품과 서비스를 경영하는 주체로서 원고가 상표등록을 마치고 실제 사용한 후, 당해 상표의 핵심요소 상호로 사용한 행위의 정당성에 대해서 의문을 갖는 것은 당연하다. 심사 결과 사건상표는 비교적 뚜렷한 현저성을 구비했고 피고가 교통수단에 사용한 표식은 문자, 도형, 색채 등이 동일하며 이러한 상황은 창의상의 우연이라고 해석하기 어렵다. 이에 근거해 피고의 상호 선택 사용은 주관적 악의성을 가졌다고 판단한다.
원고와 피고는 현재 동일한 지역에서 영업활동을 하지 않음으로 직접적인 경쟁관계는 구성하지 않으나 소재한 지역의 지리적 거리가 멀지 않고 인구 유동성이 강하다. 쌍방이 모두 인터넷 판매방식을 사용했으므로 경쟁관계가 객관적으로 존재하며 쌍방의 업무의 확대와 더불어 이러한 경쟁관계는 점차 구체화 될 것으로 판단 된다. 피고가 현재 상호를 규범화해 사용하고 있어도 관련소비자들의 혼동을 피하기 어렵다고 판단 된다. 본 사건 소송심사를 마친 후, 피고는 자신의 상호 등기 비정당성을 인식하고 주동적으로 상호변경 공상절차를 진행해 상호 사용을 정지했다. 이에 근거하여 관할법원은 피고가 기존 상호 사용에 대해서는 판결하지 않는다.
제3분쟁 초점
원고가 제출한 증거자료, 사건상표가 지정한 식품에 해당하는 상품이며, 판매 서비스의 지역적 특점을 결부해 당해 상표는 일정한 저명도를 구비했으나 현재 상표사용범위는 베이징지역에 국한됐으며 관련 소비자들의 인식범위는 주요하게 베이징 시에 국한된다.
피고의 상표사용행위와 상호는 모두 산둥성 동영시에서 발생했다. 경영규모가 비교적 작고 원고에게 조성한 직접적인 경제적 손실이 크지 않기에 피고의 주요 민사책임은 침해행위에 대한 중지에만 국한 한다. 원고가 주장한 프랜차이즈 브랜드 사용료, 관리료를 기준으로 계산한 배상금액에 관하여 원고는 사건상표의 등록인이 아니며 원고가 취득한 것은 당해 상표에 대한 일반사용허가이므로 별도로 타인에게 사용허가 할 권리가 없기 때문에 상표사용허가 이익은 존재하지 않는다.
또한 상표사용 허가료가 이미 실제 발생한 유효한 증거자료를 제출하지 않았기에 법원은 인정하지 않는다. 원고가 피고의 침해행위 중지를 위해 소모한 일정한 인력, 비용 등을 감안해서, 피고가 상호 사용을 정지, 관련 법률과 사법해석 내용에 근거하여 피고가 원고에게 인민폐 1만위안을 배상할 것을 확정한다.
관할 법원은 상기 사건심사 내용에 결부하여 다음과 같이 판결했다.
1. 피고는 점포간판, 교통수단, 인터넷에서 제8953411호, 제8953412호<>문자 도형조합상표와 유사한 표식 사용을 정지.
2. 피고는 원고에게 본 판결서 효력발생일로부터 10일내 경제손실 인민폐 1만위안 배상.
3. 원고의 기타 소송청구를 기각.
사건 처리에 행정처리 비용 인민폐 3300위안 중, 원고가 인민폐 1000위안, 피고가 인민폐 2300위안을 부담. 상기와 같이, 중국 국내에서 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상호를 동일하거나 유사한 상품·서비스에 돌출하게 사용 시, 타인의 등록상표 전용권 침해를 구성할 가능성이 존재한다.
소송 전, 원고는 중국 국내 자신의 사건상표 사용자료 정리 및 상대방의 주요 침해증거자료(공증)를 확보할 필요가 있다. 프랜차이즈 경영업체와 상표 권리인이 일치하지 않을경우, 유리한 이익보호를 위하여 권리인이 직접 소송을 제기하거나 경영업체에게 독점사용, 특별사용 허가를 고려할 수 있다.
그리고 중국 국내 침해 업체도 단순히 타인의 상표를 직접 모방하는 기존 방식에서 타인상표에 대한 저작권 등기, 상호 등기 등 <상표법>외 기타 법률에서 규정한 등기 형식으로 자신 행위를 정당화 하려고 한다. 이러한 상황에 따라, 중국 진출 한국기업들도, 반드시 필요한 지식재산권 등의 권리 확보에 만전을 기하고 이를 통해서 타인의 침해행위에 대해서 적극적으로 대응하는 것이 필요하다.
법무법인 리팡&파트너스 김춘국 변호사는 중국정법대학 법학을 전공하고, 국제일본어능력 1급과 국가 사법고시를 통과했으며, 중국어, 한국어, 일본어가 가능하다. 북경금신입방지적재산권회사 근무(北京金信立方)를 거쳐 2011년 부터 현재까지 북경입방변호사사무소(北京立方) 근무하고 있다.
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