스마트폰 뒤에 붙여서 잡아당기면 손잡이나 거치대처럼 쓸 수 있는 제품의 명칭으로 흔히 사용하고 있는 “그립톡”이 스마트폰 손잡이의 보통명칭인가가 이슈화되고 있다. 이 사안이 이슈화되고 있는 것은 원래 “그립톡”과 “Grip Tok”이 ‘스마트폰용 홀더, 스마트폰용 거치대 등’의 등록상표이기 때문이다. 상표 “Grip Tok”과 “그립톡”은 자연인 ○○○에 의해 각각 2016년에 상표출원되어 2017년에 상표등록, 2018년 상표출원되어 2019년 상표등록되었으며, 2022년 (주)아이버스터에 이전등록되어 현재 상표권자는 (주)아이버스터이다.
보통 명칭의 의미
이슈의 핵심은 “Grip Tok”과 “그립톡”을 상품명으로 무단으로 사용하는 제조 및 유통 업자들에게 2023년 상표권자가 상표권의 권리행사를 했다는 것이다.
구체적으로는 상표권자가 상기 제품을 ‘그립톡’이라는 이름으로 판매하던 1,000여개의 업체들에게 상표권을 침해하였으니 합의 보상금을 지급하라는 내용 증명을 발송하였고, 판 매업자들은 “그립톡”이 등록상표인지 몰랐으며 상기 제품의 보통명칭으로 알고 사용했다는 주장을 하고 있다는 것이다.
필자는 그립톡이라고 명명되고 있는 제품을 사용해 본적도 없고 그 명칭을 모르고 있었지만 주변에서 그러한 제품을 사용하고 있는 사람들을 많이 보기는 했었다.
여기서 핵심이 되는 논점은 딱 두 가지로 보여지며, 첫째는 상표권자가 자기의 등록상표 무단 사용에 대하여 상표권을 주장하는 것이 정당한 권리행사인가와, 둘째는 일반 소비자나 거래계에서 어떤 상품의 명칭으로 통상 사용하는 명칭에 대하여 비록 등록상표라고 하더라도 상표권의 효력이 미치게 하는 것이 공공의 이익을 위하여 타당한가 여부일 것이다.
이에 대한 각각의 논거를 세우기 위해서 반드시 알아야 할 상표법 상의 실무 용어가 있는데, 실무에서 자주 사용되는 ‘보통명칭화’라는 용어이다.
보통명칭화를 알아보기 전에 상표법상 ‘보통명칭’을 정의하여야 하는데, 판례는 “상품의 보통명칭이란 그 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 의미한다”라고 정의하고 있다.
그리고 그 상품의 보통명칭만으로 구성된 상표는 상표법 제33조 제1항 제1호의 규정으로 상표등록을 인정하고 있지 않다. 다만 그 판단은 상표의 등록결정시를 기준으로 판단한 다는 것이 판례이다.
다시 상기 사례를 분석하면, 스마트폰 뒤에 붙여서 잡아당기면 손잡이나 거치대처럼 쓸 수 있는 제품에 대하여 거래계나 일반 소비자의 입장에서 ‘그립톡’을 그러한 제품의 보통명 칭으로 인식하고 실제로 사용하고 있다는 점을 인정할 수 있으며, 그렇다면 “Grip Tok”과 “그립톡”은 상표등록을 받을 수 없는 상표라고 생각할 수 있지만 그러한 판단은 출원상표의 등록결정시이므로 과연 2017년 또는 2019년에도 거래계나 소비자들이 보통명칭으로 인식하고 사용하였을까라는 의문이 들며, 특허청 심사관도 그렇게 판단하지 않고 상표등록을 결 정하였을 것으로 본다.
상표등록 이후의 상황
문제는 상표등록 이후의 상황이다.“Grip Tok”과 “그립톡” 관련 상표권은 2017년, 2019년에 발생하였는데 상표권자는 2023년에 상표권을 행사하였고, 그 기간동안 1,000여개의 업체가 그립톡이라는 제품명으로 제품을 판매하였고, 수십만(수백만?) 명의 소비자들이 그립톡이라는 제품명으로 구매를 하 였다면 과연 “Grip Tok”과 “그립톡”의 상표권의 효력을 인정하여야 하는가의 문제가 제기 될 수 있는 것이다.
즉 5~6년 동안 스마트폰 뒤에 붙여서 잡아당기면 손잡이나 거치대처럼 쓸 수 있는 제 품에 대하여 수 많은 사람들이 ‘그립톡’이라는 명칭을 사용하고 있는 동안 상표권자는 왜 등록상표를 보호하기 위한 적극적인 행동을 하지 않았고 일반 소비자나 거래계에서 그립톡 을 보통명칭처럼 사용하는 것을 방관하였나를 따져 봐야 하는 것이다.
이것이 등록상표의 ‘보통명칭화’ 문제인 것이다.
보통명칭화된 등록상표로는 이해하기 쉽고 긴 설명이 필요없는 ‘초코파이’, ‘아스피린’, ‘불닭’ 등이 있다. 원래는 등록상표였던 것이 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 상표권의 효력을 상실한 사례들이다.
상품의 보통명칭만으로 된 상표가 착오로 등록된 경우에는 상표법 제117조 제1항 제1호에 의하여 무효사유에 해당하지만, 상기 사례의 경우에는 상표등록시 착오 등의 하자가 있었다고 보기 어려우므로 이 규정을 적용할 여지는 없다.
다만 상표법 제117조 제1항 제6호에 “상표등록 후 그 등록상표가 보통명칭이 된 경우”에도 무효사유가 된다는 이른바 ‘후발적 무효사유’ 규정을 두고 있는데 이 규정을 상기 사 례에 적용해 볼 수는 있을 것이다.
다만 상기 “Grip Tok”과 “그립톡”이 상표등록 후 보통명칭화 되었다고 단정할 수는 없 으며, 더 나아가 보통명칭화 되었더라도 여전히 상표권은 존재하는 것으로서 무효심판에 의하여 상표권을 소멸시키지 않으면 상표권자는 권리주장을 계속할 수 있는 것이다.
무효 심판 대상 VS 심결취소 소송 제기
상기 상표권이 어떤 상태인지 알아보기 위하여 필자가 행정절차를 살펴보니, 과연 “Grip Tok”과 “그립톡” 상표권에 대하여 2023년 11월에 무효심판이 청구되어 있는 것을 알 수 있었다(이런! 무효심판의 청구인이 무려 58명이라니).
이 무효심판에 대하여 2024년 11월에 심결이 났으며, 결과는 청구성립 즉 무효심판의 대상이 된 상품에 대하여 “Grip Tok”과 “그립톡”은 무효가 되어야 한다는 내용이었다.
이 심결에 대하여 상표권자는 2025년 2월 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으며(이상한데! 심결취소소송은 심결 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 하는데 기간이 안 맞네. 무슨 사유가 있겠지), 필자가 예측하건데 이 사건은 특허법원의 판결이 어떻게 나든 대법원까지 갈 사건으로 보인다.
필자는 개인적으로 이 사건이 어떤 결론에 도달하는 것이 법리적으로 타당한가에 대하여 생각은 하지만, 양측 누구를 옹호하는 입장이 아니므로 양측의 건투를 빌며 법리적 논리를 잘 구성하여 원하는 결론에 도달하기를 응원한다.
김민철 변리사는 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여 개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
