상표의 유사(2)
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상표의 유사(2)
  • 김민철 변리사
  • 승인 2020.06.24 08:00
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특허이야기

BI, CI, 인테리어, 디자인 등 모두 준비해두고 나서 상표등록이 불가능해 콘셉트를 다시 만들어야 하는 경우가 비일비재하다. 이런 안타까운 상황을 예방하기 위해서는 선행 상표가 있는지 확인하는 것이 매우 중요하다. 브랜드 및 제품에 대한 상표를 받을 수 있는지에 대한 여부를 미리 판단하고 유사한 것의 등록 여부를 찾아보아야 한다. 실용신안, 디자인, 상표 등에 대한 업무와 함께 다수 프랜차이즈의 자문 위원으로 활동하고 있는 김민철 변호사로부터 이에 대한 각종 사례와 상표등록에 대해 알아본다.

명륜진사갈비 ⓒ 사진 업체제공
명륜진사갈비 ⓒ 사진 업체제공

 


상표 유사여부 판단의 일반원칙
필자는 지난 호에서 양 상표의 외관, 칭호, 관념을 각각 비교하여 이 중 하나라도 비슷한 경우에는 이를 유사라고 상표의 유사에 대하여 간단하게 설명한 바 있다. 상표 실무상(대법원 판례를 증심으로) 상표의 유사를 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다. 

“상표의 유사”라 함은, 2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 거래사회 통념상 동일한 것으로 인식되지도 않으나 양 상표가 외관, 칭호, 관념 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자들이 그 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말하는 것을 말하며, 따라서 상표의 유사여부 판단 목적은 궁극적으로는 출처의 오인·혼동 가능성이 있는지를 판단하기 위한 것이므로 상표의 유사여부 판단 시에는 출처의 오인·혼동 가능성이 있는지 여부를 중점적으로 검토하여 판단하게 된다.

그리고 2개의 상표를 놓고 그 외관, 칭호, 관념 등을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 판단한다. 각 요소에서 서로 다른 부분이 있어도 전체적으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 오인·혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 유사한 상표로 인정되는 것이 실무상 상표의 유사여부 판단의 일반원칙이다.

한편, 도형과 문자 또는 문자와 문자가 일련 불가분적으로 결합하여 구성된 결합상표의 경우에는 그 전체로부터 발생하는 칭호를 통해 상표의 유사여부를 판단하는 것을 원칙으로 하지만, 결합상표라 하더라도 수요자의 눈길을 끌 수 있는 주요부가 따로 있는 경우에는 상표의 요부를 추출해서 그 부분의 칭호를 중점적으로 비교해 상표의 유사여부를 판단하고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 식별력(요부)있는 칭호가 발생하는 경우에는 각각의 칭호를 대비하여 상표의 유사여부를 판단하게 된다. 

 

외관, 칭호, 관념을 비교해야 하는 전체적 관찰
따라서 결합상표의 경우에는 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)에 대하여 중점적으로 비교하게 된다. 즉, 상표의 유사판단은 전체관찰이 원칙이나 간이·신속을 위주로 하는 거래실정에 있어서 그 구성부분 일부에 의하여 간략하게 호칭, 관념되는 경우 요부관찰이 허용된다는 것이 대법원 판례이며, 요부의 선정은 상표를 전체적으로 관찰했을 경우에 식별력을 가진 부분으로 하여 결정하여야 한다(지난 4회에 걸쳐 연재한 상표등록을 받을 수 없는 부분은 상표의 요부에 해당하지 않는다).

따라서 상표의 구성 중 상표등록을 받을 수 없는 부분은 원칙적으로 요부가 아니므로 이 부분을 유사여부 판단의 대상으로 해서는 안된다는 것이 상표의 실무이다. 특히 결합상표의 경우에는 결합된 어구가 일련 불가분적으로 호칭되거나 새로운 관념을 형성할 때에는 그러하지 아니하지만, 거래상 분리해 관찰함이 자연스러울 경우 각각의 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 보는 것이 대법원 판례이다. 그리고 형용사적 문자와 결합하여 구성된 상표는 원칙적으로 그 형용사적 문자가 결합되지 않은 상표와 유사한 것으로 보는 것도 상표의 실무이다. 

상술한 내용을 간단히 정리하면, 상표는 그 구성 전체가 하나의 상표로 인식되는 것이므로 구성요소 일부만을 따로 떼어 그 부분만을 가지고 다른 상표와 유사여부를 비교해서는 안된다. 상표의 유사판단은 상표를 전체로서 관찰해 그 외관, 칭호, 관념을 비교해야 하는 전체적 관찰이 원칙이며, 전체적 관찰을 통해서 외관, 칭호, 관념 중 어느 하나가 유사해 출처의 오인·혼동이 일어나면 원칙적으로 유사한 상표라고 판단하게 된다. 다만, 결합상표의 경우 상표 구성 중 요부와 요부가 아닌 부분이 결합된 경우에는 인상적인 부분인 요부만을 중점적으로 비교하여 상표의 유사판단을 하게 되는 것이다.

 

<명륜진사갈비>와 <명륜등심해장국>
여기서 상술한 “상표의 유사” 개념과 판단기준을 근거하여 지난 호에서 간단하게 언급한 <명륜진사갈비>와 <명륜등심해장국> 사건을 다시 살펴보면, 2017년, 2018년 각각 상표출원되었던               와 선등록상표 <명륜등심해장국>과 유사하다는 이유로 상표등록이 거절되었고, 이 경우에는 양 상표의 요부가 되는 “명륜”이 동일하여 전체적으로 일반 수요자에게 출처에 대한 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표라는 이유로 특허청에서는 칭호 유사로 판단한 것 같다고 필자가 해석한 바 있다.

이 사례를 하나씩 분석해 보면 는 그 구성이 기와모양의 ‘지붕 도형’과 문자 ‘명륜’, ‘진사’, ‘갈비’로 구성되어 있다. 여기서 ‘갈비’는 음식점과 관련해  원재료표시로서 요부가 될 수 없고, ‘지붕 도형’과 ‘명륜’, ‘진사’가 요부라 할 것이다.

이에 대해 <명륜등심해장국>은 그 구성이 문자 ‘명륜’, ‘등심’, ‘해장국’으로 구성되어 있다. 여기서 ‘등심’은 음식점과 관련해 원재료표시로, ‘해장국’은 음식점과 관련해 보통명칭으로서 요부가 될 수 없고, ‘명륜’이 요부라 할 것이다. 

이런 분류하에 양 상표의 유사판단의 대상은 ‘도형’, ‘명륜’, ‘진사’와 ‘명륜’이 될 것이며, 는 거래상 분리하여 관찰하는 것이 부자연스럽지 않기 때문에 대법원 판례에 따라 <명륜등심해장국>의 ‘명륜’과 ‘도형’, ‘명룬’, ‘진사’를 각각 대비해 판단한 결과, 이 중 ‘명륜’ 부분이 동일해 전체적으로 유사하다고 보아 양 상표는 일반수요자나 거래자가 출처에 대한 오인·혼동을 쉽게 일으킬 수 있는 상표로 본 것이다.

그렇기 때문에 <명륜진사갈비>는 거절되었다고 보아야 할 것이며, 상표를 선택해 상표출원하는 경우 이러한 유사판단의 기준에 유의하여야 할 것이다. 한편 <명륜진사갈비> 측은 등록상표 <명륜등심해장국>을 대상으로 2019년 등록무효심판, 권리범위확인심판(소극적), 등록취소심판을 청구한 상태이고, 이 절차는 진행 중인 것으로 알고 있다.

추측컨대(현재로서는 심판청구서를 열람할 수 없어) <명륜등심해장국>의 ‘명륜’은 현저한 지리적 명칭임에도 착오로 등록되었다는 이유로 무효심판을, <명륜진사갈비>는 명륜진사로서 새로운 관념이 생겨 <명륜등심해장국>의 권리범위에 속하지 않는다(상호 비유사하여 그 상표권의 권리가 미치지 않는다)는 권리범위확인심판을, <명륜등심해장국>이 심판청구일 전 3년 이상 계속해 국내에서 사용되지 않아 불사용에 의한 등록취소사유에 해당하는 이유로 취소심판을 청구한 것으로 판단되나, 불사용취소심판은 사용 입증으로, 무효심판과 권리범위확인심판은 법리상 기각될 것으로 예상되는 바, 한 번 지켜볼 일이다.

 

김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다.   e-mail kmc0202@hanmail.net

 


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