2월호에서는 중국의 상표 브로커에 의한 상표권 분쟁 사례에 대해서 소개한다. 최근 전문적으로 중국 진출 외식기업의 상표 선출원을 진행하는 상표 브로커가 많이 활동 하고 있다. 그리고 이러한 상표 브로커들의 활동으로 인해 중국 시장에 진출하는 많은 한국 외식 프랜차이즈 기업들이 상표 분쟁을 겪고 있는 실정이다.
등록된 상표를 무효화 시키는 법률적 대응
중국에는 상표를 전문적으로 거래하는 사이트가 상당히 많이 운영 되고 있으며, 아래 <그림 1>과 같은 기업들이 대표적인 상표 거래 사이트들이다.
이와 같이 상표 거래사이트가 많이 운영되고 있다는 것은, 전문적인 상표 브로커들이 많이 활동을 하고 있으며, 그만큼 한국 외식 프랜차이즈 기업들의 상표가 상표 브로커에 의해서 선출원 당할 가능성이 많다는 것으로 이해할 수 있다. 그렇다면, 상표 브로커에 의해서 자사의 상표를 무단으로 선출원 당한 경우에 대응 할 수 있는 방안에 대해서 알아보자.
대응 방안은 해당 상표의 등록을 막거나 등록된 상표를 무효화 시키는 법률적 대응과 상표 브로커와의 양도 협상을 통해 상표권을 찾아오는 방법이 있다.
상표의 등록 거절, 기대하기 어려운 실정
먼저 법률적으로 대응하는 방법이다. 상표 브로커가 출원한 상표가 중국 상표국의 심사를 거쳐 초보 심사 공고 됐을 때, 해당 상표에 대해 이의신청을 제기하는 방법이 있다. 이의 신청은 해당 상표의 공고 기간 내(공고 후 3개월 이내)에 제출해야 하며, 이의신청에 대한 심사는 12개월이 소요된다.
이의 신청 제출 후에 이의신청이 받아 들여져서 상표브로커가 출원한 상표의 등록이 거절될 경우, 상표 브로커는 해당 이의신청 결정에 대해서 재심을 진행할 수 있고 재심 신청 시 또다시 12개월의 기간이 소요된다.
상표 브로커가 출원한 상표가 이미 등록이 된 상태 일 경우, 해당 상표에 대한 무효 신청을 제출할 수 있으며, 무효신청의 심사기간도 12개월이 소요된다. 그런데 상표 브로커가 출원한 상표에 대한 이의신청이나 무효신청 제출 건이 받아 들여져 해당 상표의 등록이 거절되는 경우는 거의 기대하기 어려운 실정이다. 그 이유는 다음과 같다. 중국의 상표법에는 저명한 상표(또는 유명인의 이름 등)는 보호된다고 명시돼 있다. 하지만, 여기에서 중요한 것은 ‘저명(유명)한’ 것에 대한 판단과 ‘유명인사’라는 것에 대한 판단 기준이다.
‘저명(유명)한’ 것과 ‘유명인사’에 대한 판단 기준
실제 발생된 사례를 들어서 설명해보자. 한국의 유명 연예인을 대표브랜드로 사용하는 외식 프랜차이즈 A사는 2003년 설립되어 현재까지 한국에서 성공적인 사업을 하고 있다. 그리고 브랜드로 사용되고 있는 연예인도 설립 당시부터 지금까지 줄곧 한국 최고의 예능인으로 활동을 하고 있으며 한국인이면 누구나 알고 있는 그런 유명 연예인이다.
A사는 한국에서의 성공적인 사업을 바탕으로 해외 진출을 하고 있으며 미국을 비롯해서 여러 나라에서 성공적으로 진출했다. 그리고 2012년 7월, 중국시장 진출을 위해 현지 파트너와 합작법인 설립을 진행하는 동시에 한국에 등록된 유명연예인의 이름이 들어간 상표 출원을 준비하던 중, 상표 브로커에 의해서 해당 상표가 선출원(2012년 06월)된 것을 확인하고 해당 상표에 대해서 이의신청을 진행했으며, 한국 외식업체 A사는 ‘유명연예인의 이름이 부당하게 사용됐다는 내용으로 이의신청’을 했으나, 본 이의신청은 받아들여지지 않았다.
그렇다면, A사의 이의신청이 받아 들여지지 않은 이유는 무엇일까?
우리가 일반적으로 생각하기에는, 한국에서 유명인을 모델로 하고 수년 동안 사용해오고 있는 상표를 상표 브로커가 악의적인 목적으로 출원한 상표에 대해서는, 저명한 상표는 보호를 받는다는 중국의 상표법에 따라 당연히 등록이 거절이 되어야 된다고 생각할 것이다. 하지만 실상은 그렇지가 않다. A사의 상표는 한국에서는 누구나 알고 있는 유명상표(유명한 연예인)이지만, 중국에서도 유명한 것이 아니기 때문이다.
만약 이들이 한국은 물론이고 전 세계적으로 이름이 알려진 경우라면, 자신들의 이름이 중국에서도 보호가 되고, 선출원된 인용상표는 무효가 됐을 것이다. 하지만, 일반적인 중국인들에게 있어서는(물론 한류를 좋아하는 일부 중국인들에게는 유명할 수도 있겠지만) 유명인사가 아니기 때문에(심지어 그런 사람이 있는지도 모르는 중국인이 대다수이기 때문에) 보호 받지 못한 것이다.
상표 출원 시, 중국에도 동시에 출원해야
두 번째 상표 브로커에 의한 무단 선출원에 대한 두 번째 대응방안으로, 상표 브로커와의 상표양도 협상을 통한 상표권을 찾아오는 방법이다. 일반적으로 타인의 상표를 무단으로 선출원하는 상표 브로커는 상표의 출원 목적이 해당 상표를 사용하는 것이 목적이 아니라, 상표 판매를 통해서 금전적인 이익을 보기 위해서 출원하는 경우다. 때문에 상표 브로커와의 협상을 통해서 가능한 빨리 상표권을 찾아오고 중국 시장에 진출해서 사업을 수행하는 방법도 검토해야한다.
간혹, 상표 브로커가 출원한 상표를 포기하고, 새로운 상표를 네이밍한 후에 중국 시장에 진출하는 경우가 있다. 하지만 이런 경우에는 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.
알다시피 중국에서는 한류의 영향으로 한국 식품, 식당의 인기가 높다. 그리고 많은 중국인들도 한국식당 운영에 관심을 가지고 있다. 만약, 상표 브로커가 무단으로 선출원한 자사의 상표를 포기한 경우, 해당 상표를 중국인이 양도를 받고 해당 상표(일반적으로 한국어로 표시된 한국어 상표)로 식당을 개업하는 문제가 발생할 수도 있기 때문에 이러한 사항까지 검토를 해야한다.(최근 들어 위에서 언급한 중국의 상표 거래 사이트에, 한국 외식기업의 상표를 판매한다는 광고가 늘어나고 있는 추세다)
이와 같이, 자사의 상표가 상표 브로커에 의해서 무단으로 선출원 되는 것을 방지하기 위한 최선의 방법은 한국에서 상표를 처음 출원할 때, 중국에서도 동시에 출원하는 것이다.
그런데 많은 기업들이 당장 중국 진출 계획이 없다고 출원을 미루다가, 중국 진출이 어느 정도 가시화가 되었을 때, 상표를 출원하기 때문에 상표 브로커들의 무단 선출원 대상이 되는 것으로 생각된다.
위에서도 설명했듯, 상표 브로커에 의해서 자사 상표가 무단으로 출원됐을 경우에는 대응할 수 있는 방안이 너무 제한적이고, 대부분 협상을 통해 비용을 지불하고 상표를 양도 받는 방법으로 해결하고 있는 실정이다. 때문에 타인에 의해서 상표가 무단 선출원 된 경우, 최상의 대응방안은 이러한 문제가 발생하지 않도록 예방하는 것이다.
법무법인 Lifang & Partners 한영호 변호사는 중국정법대학교 법학원 학사에 이어 일본 게이오대학교 대학원 법학 석사를 졸업하고 북경시 공안국, 일본 동경 소재 종합로펌 TMI, JETRO(일본무역진흥회) 중국 법률고문, 일본중소기업기반정비기구 중국법 고문 등을 거쳐 2009년 부터 Lifang & Partner에 근무해오며 파트너 변호사로서 한국 및 일본 등 외국기업 대상 법률 서비스 담당, 외국기업의 M&A, 국제무역, 지식재산권, 기술양도 및 사용권허가, 외국투자기업 설립·노동·외환 등을 맡고 있다.
