이번 호는 타인에 의해서 악의적으로 출원된, 상표 분쟁 사례에 대해서 설명 해보고자 한다. 중국에 진출한 한국 기업들이 겪고 있는 상표 분쟁은 거의 대부분이, 타인에 의한 ‘무단 선출원’이나 ‘악의적 선출원’으로 인해 발생하는 분쟁들이다. ‘제3자에 의한 악의적 선출원’으로 발생한 분쟁사례에 대해 살펴보자.
중국시장, 상표 등록 출원부터
일반적으로 ‘악의적 선출원’의 경우, 중국의 사업 파트너(중국기업과 한국기업 모두 해당됨)가 한국기업의 상표를 한국 기업과 사전 논의 없이 무단으로 먼저 출원을 하는 경우다. 그리고 다음과 같이 크게 2가지로 악의적 선출원의 형태가 구분된다.
첫번째로, 마스터프랜차이즈 또는 가맹점 등의 이미 한국 본사와 정식 계약을 체결하고 가맹점을 운영 중에 있는 사업파트너가 한국 가맹본부의 상표를 무단으로 먼저 출원을 진행하는 경우다.
이런 경우에는 법적 분쟁까지 가지 않고 협상을 통해서 한국 측에 상표를 양도해주는 경우도 있다. 하지만 문제가 되는 경우는 다음의 경우다.
한국 가맹본부와 가맹점 계약 상담을 진행하던 중, 한국 가맹본부의 상표가 중국에 출원되어 있지 않은 것을 확인하고 한국가맹본부보다 먼저 무단으로 상표출원을 진행하는 것이다. 그리고 한국가맹본부와의 사업적인 관계를 중단하고 자기들이 해당 상표를 이용해서 직접 가맹사업을 진행하는 경우다. 이와 같은 분쟁이 발생했을 때, 최악의 경우에는 한국기업은(해당 상표의 제품 또는 서비스로) 중국시장 진출 자체를 할 수 없는 상황을 맞게 되는 것이다.
가맹본부가 겪고 있는 대표적인 분쟁 형태
다음의 분쟁 사례를 살펴보자.(아래에서 소개할 분쟁 사례는 소개된 T치킨 업체 이외에도, 여러 가맹본부가 겪고 있는 대표적인 상표 분쟁 형태)
2014년 4월 초, 한국의 T치킨 업체는 중국 항주에 소재한 H업체로부터 마스터프랜차이즈 계약을 희망한다는 연락을 받았다. 그리고 같은 달 중국 측은 T치킨 업체를 방문해서 상담을 진행하고 매장 및 공장, 물류창고 등도 모두 둘러 본 후에 돌아갔다. 그리고 T치킨 업체도 항주 H업체를 방문하는 등 상호 호의적이고 긍정적으로 중국 마스터프랜차이즈 계약 상담이 진행되었다.
그런데 2014년 7월부터 중국 측에서는 한국 측과의 모든 업무 진행을 중단했다. 그리고 2014년 8월 T치킨 상표를 사용하는 치킨매장을 개설했다. 2015년 12월 현재 항주 소재 H업체는, 항주 소재 2개의 직영점을 포함해서 이우, 영파, 심천, 광주 등 총 20곳의 가맹점을 오픈(또는 인테리어 공사 중)한 상태다. 사건의 내막은 이렇다.
중국 항주의 H업체는 2014년 4월 한국 T치킨 회사를 방문, 상담을 하면서 T회사의 상표가 아직 중국에 출원되지 않은 것을 확인하게 됐다. 그래서 한국의 T업체와 상담을 마치고 중국으로 돌아오자마자, T업체의 상표와 유사한 상표까지 모두 출원을 진행했다. 그리고 T치킨 업체의 영업 노하우를 습득하기 위해서 마스터프랜차이즈 상담을 진행하면서 다양한 자료 등을 계속해서 수집했다. 그리고 2014년 8월 중국 항주에 직접 T치킨 점을 오픈한 것이다.
이로 인해 한국의 T치킨 회사는 항주 측과의 마스터프랜차이즈 계약 자체도 파기가 됐으며, T치킨 상표에 대한 중국에서의 상표권이 없기 때문에 중국시장 진출을 전혀 할 수 없는 상황이 된 것이다.
‘악의적 출원’건 증명하는 자료 확보
항주 H업체가 출원한 T치킨회사의 T상표와 이와 유사한 4개의 상표는 2015년 3월 공고됐다.
2014년 5월 개정된 중국의 상표법에서는 악의적으로 출원된 상표에 대해서 취소 결정을 내릴 수 있다. 그런데 여기서 의미하는
‘악의적 출원’ 이라는 것은, 단순히 타인의 상표를 무단으로 출원한 것이 아니라, 해당 상표를 무단으로 출원하기 전에, 상호 간에 업무적인 관계에 있는 상태에서의 출원을 의미하는 것이다. 다시 말해 한국의 T치킨 업체에서 항주 H사가 출원한 T상표를 ‘악의적 출원’건으로 대응하기 위해서는, 항주 H사가 T상표 출원 전에 한국 T사와의 업무적인 관계를 증명할 수 있는 증거 자료를 제출해야 되는 것이다. 그런데, 항주 H사는 처음부터 악의적으로 T상표를 출원하기 위해 한국 T사와 주고받은 업무 관련 증거자료(이메일, 팩스 등의 서신)를 전혀 남기지 않았다. 그래서 한국의 T치킨 업체는 항주 H사가 운영하고 있는 직영점 및 가맹점 관련 자료 및 가맹 상담 자료 등을 확보하고 이러한 자료를 바탕으로 ‘악의적 출원’건을 증명하기 위해서 준비 중에 있다.
중국 상표 선 출원의 중요성
본 분쟁 건의 결과는 2016년 하반기 이후에나 1차 결과가 나올 것으로 예상된다. 하지만, 올 하반기에 한국의 T치킨 업체에게 유리한 결과가 나온다고 하더라도, 항주 H사가 결과에 대해서 불복할 경우, 최종 결과가 나오기까지는 다시 1년여 이상의 시간이 소요된다. 다시 말해, 항주 H사의 T상표가 최종적으로 취소가 된다고 하더라도, 한국의 T치킨 회사는 최소한 2년 정도 중국 시장 진출을 할 수 없게 된다는 의미다. 현재, T치킨 업체는 중국 측과 법률적 대응을 진행하면서 동시에 상표 양도 협상을 진행하고 있다.
본 분쟁 사례가 시사하는 바는 명확하다. 중국 상표 선 출원의 중요성이다. 그리고 중국 상표 출원은 중국 시장 진출이 확정 된 후에 진행하는 것이 아니라, 새로운 브랜드를 출시하고 한국에서 상표를 출원할 때, 동시에 중국에도 상표를 출원하는 것이 필요하다. 아니면, 최소한 중국 시장 진출 검토 단계에서는 중국 상표를 출원해야 된다는 것이다. 상기의 분쟁 사례도, 중국 측과 상담을 시작하기 전에 중국에 상표를 출원만 했으면, 발생하지 않을 분쟁인 것이다.
법무법인 Lifang & Partners 한영호 변호사는 중국정법대학교 법학원 학사에 이어 일본 게이오대학교 대학원 법학 석사를 졸업하고 북경시 공안국, 일본 동경 소재 종합로펌 TMI, JETRO(일본무역진흥회) 중국 법률고문, 일본중소기업기반정비기구 중국법 고문 등을 거쳐 2009년 부터 Lifang & Partner에 근무해오며 파트너 변호사로서 한국 및 일본 등 외국기업 대상 법률 서비스 담당, 외국기업의 M&A, 국제무역, 지식재산권, 기술양도 및 사용권허가, 외국투자기업 설립·노동·외환 등을 맡고 있다.
