필자에게 상표출원을 의뢰하는 경우 법인 명의로 상표출원을 하는 것이 좋은지 아니면 대표이사 등 개인 명의로 상표출원을 하는 것이 좋은지를 문의하는 경우가 종종 있다. 이 질문의 답은 회사의 형편에 맞게 판단하면 된다는 것이 필자의 견해이다. 이번 호에서는 상표출원 명의에 대해 알아보도록 한다.
상표출원 누구 명의로 하는 것이 좋을까?
어느 기간 동안 운영이 되어 왔던 회사의 경우에는 대외적인 신뢰도를 위하여 법인 명의로 상표출원하는 것이 좋으며, 이제 막 론칭을 하는 법인의 경우에는 법인이 계속해서 지속될지에 대해서는 예단할 수 없기 때문에 대표이사 등의 개인 명의로 상표출원을 하여 상표권을 획득하고 법인에게는 사용권을 설정해 사용하게 한 후 일정 시점이 지난 상황에서 상표권을 법인으로 이전하는 것이 좋다.
개인 명의 출원 거절 사유에 대한 의문점
그런데 언제부턴가(3년전부터) 개인 명의로 출원된 상표에 대하여 아래와 같은 거절이유가 특허청으로부터 발송되기 시작했다.
「이 출원상표는 프랜차이즈 가맹본부 법인이 사용하거나 사용하고자 하는 상표로 보여지는 바 출원인이 이 출원상표를 직접 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우에 해당하므로 상표법 제3조에 따라 등록을 받을 수 없습니다. 다만 출원인을 가맹본부명으로 변경하면 다른 거절이유가 없는 한 등록을 받을 수 있습니다」
필자가 상표출원을 대리한 출원상표에 대하여 의견제출통지서를 통해 처음 이런 거절이유를 접하고는 당황스러웠던 기억이 있다. 개인 명의의 상표출원에 대해 상기와 같은 거절이유를 그 이전에는 받아 본 적이 없고 그런 거절이유가 존재하지도 않았기 때문이다.
왜냐하면 우리 상표법 제3조 제1항 본문에서는 「상표등록을 받을 수 있는 자」라는 제목으로 “국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다”라고 규정하고 있기 때문이다.
이를 풀어서 설명하면 실제로 국내에서 상표를 사용하고 있는 자는 물론 현재는 상표로서 사용하고 있지는 않지만 특정한 문자나, 기호나, 도형 등을 언젠가는 자신의 사업과 연계하여 국내에서 상표로서 사용할 의사나 계획이 조금이라도 있는 자는 특허청에 상표출원을 하여 상표등록을 받을 수 있다는 이야기이다. 이 경우 실제로 국내에서 상표를 사용하고 있는 자는 물론 국내에서 상표를 사용하려는 자도 그 상표를 법인을 설립하여 사용할지 아니면 개인사업자로 사용할지는 그 자들의 선택이고 판단의 문제이다. 또한 그 상표를 개인적으로만 사용할지 아니면 프랜차이즈 사업에 사용하지 여부도 그 자들의 선택이고 판단의 문제인 것이다.
「상표심사기준」의 개정 사유 배경
그런데 왜 갑자기 일정한 개인 명의의 상표출원에 「이 출원상표는 프랜차이즈 가맹본부 법인이 사용하거나 사용하고자 하는 상표로 보여지는바 출원인이 이 출원상표를 직접 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우에 해당하므로 상표법 제3조에 따라 등록을 받을 수 없습니다. 다만 출원인을 가맹본부명으로 변경하면 다른 거절이유가 없는 한 등록을 받을 수 있습니다」라는 거절이유가 발송되기 시작하였을까?
필자의 입장에서는 상기 거절이유는 납득하기도 어려울 뿐만 아니라 수긍하기는 더욱 어려운 것이었다. 왜냐하면 사업을 할 것인지 여부나 사업의 형태를 법인으로 할 것인가 아니면 개인사업자로 할 것인가의 문제는 상표출원인의 마음이지 행정관청이 그에 대하여 일정한 간섭을 하는 것은 있을 수 없는 일이라고 생각했기 때문이다.
그렇다고 특허청 심사관이 자기 마음대로 기존에 존재하지 않았던 거절이유를 발송할 리도 발송할 수도 없는 구조를 알기에 그 이유를 찾아들어간 결과 특허청에서 운영하고 있는 예규인 「상표심사기준」이 개정된 사실을 알게 되었다.
상표심사기준에서는 “출원인이 상표를 사용할 의사가 있는지 합리적인 의심이 드는 경우”를 상표등록을 받을 수 없는 요건으로 신설하고, “가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다”라고 그 일례로 적시한 것이다. 그런데 또 왜?라는 의문이 들 수밖에 없었다. 왜 뜬금없이 이러한 심사규정을 신설하여 상표출원인이나 대리인을 불편하게 만드는지 그 이유를 찾던 중 하나의 사례를 발견하고, 이 사례 때문에 프랜차이즈 법인이나 가맹점주들을 보호할 목적으로 상기 심사기준을 신설한 것이 아닌가 추측을 해 본다.
그 사례는 이라는 프랜차이즈 상표와 관련된 상표권 분쟁이다. 관련 기사들을 종합해 보면, <아딸>이라는 상표로 2008년부터 프랜차이즈 사업을 해 왔던 프랜차이즈 법인인 (주)오투스페이스에 대하여 2007년에 <아딸>을 상표등록받아 상표권을 가지고 있던 이 모씨가 2015년 상표권침해금지청구의 소를 제기했고, 1심, 2심에서 모두 (주)오투스페이스가 이 모씨가 등록한 ‘아딸’의 상표권을 침해하고 있으므로 가맹본사 법인인 (주)오투스페이스는 ‘아딸’의 상표 사용을 중지해야 한다고 판결하였고, 2018년 대법원에서도 “<아딸> 상표에 관한 상표권 등 법적인 모든 권리는 이 모씨에게 귀속하며 (주)오투스페이스의 <아딸> 브랜드 무단 사용행위는 상표권 침해”라고 최종 선고하였다.
이를 바탕으로 이 모씨는 (주)오투스페이스의 상표권 침해행위에 대해 손해배상청구소송을 제기하였고, 이에 대해 서울중앙지방법원은 2015년 11월 2일부터 2017년 5월 25일까지의 침해행위에 대해 (주)오투스페이스가 이모씨에게 6억 7,700만원의 손해배상금을 지급하라는 판결을 선고하였다는 내용이다.
이 모씨가 원래 창업자의 딸이고 (주)오투스페이스의 대표이사의 부인이었고 남편을 상대로 이혼소송을 제기 등의 개인적인 사정과 이 모씨가 별도 법인을 설립해 <아딸> 프랜차이즈 사업을 진행하고 있으며, 반면 (주)오투스페이스가 <아딸> 브랜드를 포기하고 대신 ‘○○떡볶이’라는 별도 브랜드로 프랜차이즈 사업을 하고 있다는 점은 모두 무시하고 법적인 사안과 상기 사건의 파장만을 놓고 분석하면, 상기 특허청의 심사기준 개정이 이해가는 부분이 있다.
기업 상황에 맞는 상표출원 여부
즉 프랜차이즈 법인과 특수관계인인 개인이 그 프랜차이즈 법인이 사용하는 상표에 대하여 상표권을 가지고 있을 경우, 여러 가지 사정에 기인하여 상표권자가 그 프랜차이즈 법인을 상대로 법적으로 상표사용에 대한 금지를 청구한다면 프랜차이즈 본사 뿐만 아니라 그 상표를 사용하는 가맹점주의 입장에서는 난감하고 법률적 분쟁에 휘말릴 수 있기 때문에 이를 미연에 방지하여 프랜차이즈 산업의 발전과 가맹점주들의 안정적인 사업을 영위할 수 있도록 한다는 취지라고 보여진다.
따라서 다른 브랜드를 사용하였던 프랜차이즈 본사나 출원하려는 상표를 매체를 통하여 홍보한 론칭하는 프랜차이즈 본사의 경우에는 반드시 법인 명의로 상표출원할 필요가 있다. 특허청 심사기준은 일시적인 것이 아니라 지속적이기 때문이다.
다만 개인 사업을 하거나 혹은 프랜차이즈 사업을 계획하더라도 아직 노출되지 않은 상표를 출원하는 경우에는 당연히 개인 명의로 출원하더라도 전혀 문제가 되지 않을 것이다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
