‘루이비 통닭’은 치킨 브랜드로 사용할 수 없나?
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‘루이비 통닭’은 치킨 브랜드로 사용할 수 없나?
  • 김민철 변리사
  • 승인 2020.09.23 08:05
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특허이야기

다시 상표의 유사로 돌아와서 먼저 칭호유사와 관련된 사건들을 살펴보도록 한다. 2015년 경기도 양평에서 차와 닭강정을 함께 파는 치킨집을 운영하는 김 모씨는 누구나 알 수 있는 명품 브랜드를 응용한 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’을 치킨집의 이름으로 정하고 실제 사용하였는데, 2016년 루이비똥 말레띠에 측에서 김 모씨를 상대로 자사의 명품 브랜드 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’과 유사한 상표사용을 금지시켜 달라는 사용금지가처분신청을 내고, 나아가 김 모씨를 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한법률 위반 혐의로 고소한 사건이 있었다. 

 


패션 브랜드와 치킨 브랜드
상기한 사건에서 살펴볼 논점은, 먼저 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’이 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’과 유사한지 여부와, ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’을 치킨집의 상표로 사용하는 경우 일반수요자들이 이를 루이비똥 말레띠에 측에서 치킨집 운영을 위하여 사용하는 것으로 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부와, 왜 루이비똥 말레띠에 측에서 김 모씨의 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’ 상표사용 행위를 상표권 침해로 고소하지 않고 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한법률 위반으로 고소하였는지다. 

이 사건에 대하여 법원의 판결은, “김 모씨는 루이비똥 말레띠에에게 1,450만원을 지급하라”는 것이었다(김 모씨는 이에 대하여 항고하지 않아 이 판결은 확정된 것으로 판단된다). 이 판결에 대해 유명 브랜드가 정착하기까지 그 기업은 많은 투자와 노력을 기울이기 때문에 유명 브랜드와 상표 등의 무분별한 도용에 대해 경각심을 가질 필요가 있다는 견해와 음식점업과 패션 브랜드 업체는 엄연히 다른 영역이므로 상기 판결은 과하다는 견해가 상존하기도 한다.

 

‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’과 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’
상표의 심사실무상 칭호의 유사여부는,“거래사회의 경험칙에 비추어 자연적·구체적으로 판단하여야 하며 두 개의 상표가 칭호가 유사하여 이들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반수요자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으면 유사한 것으로 보는 것이 원칙이며, 다만 비록 상표 자체의 칭호가 서로 유사하여 일반적·추상적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정 즉, 각 상품의 종류, 성격, 형상, 구조, 크기 등 사용되는 상품의 속성이나 그 상품의 거래자층의 종류, 상품이 거래되는 업계의 상관습 등을 종합적·전체적으로 고려할 때 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 인정되는 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없다 할 것이므로 비유사한 상표로 판단할 수 있다”라고 심사기준에서 규정하고 있다. ‘TBC’는 ‘TVC’와 칭호가 유사하고 ‘REVILLON’은 ‘REVLON’과 칭호가 유사하지만 ‘TBC’와 ‘CBC’는 상호 칭호가 유사하지 않다는 예시를 들고 있기도 하다.

이를 전제로 상기 언급한 논점을 살펴보면, 먼저 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’이 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’과 유사한지 여부인데, 일반소비자들의 연상습관과 언어습관 상 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’을 ‘루이비’와 ‘통닭’으로 분리하여 ‘루이비 통닭’으로 호칭하지는 않고 ‘루이비통닭’으로 이어서 호칭할 가능성이 높다는 점에서 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’과 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’은 ‘닭’만을 제외하고는 그 호칭이 거의 흡사하다는 점에서 양 상표는 유사하다고 할 수 있다. 

다음으로는 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’을 치킨집의 상표로 사용하는 경우 일반수요자들이 이를 루이비똥 말레띠에 측에서 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’ 브랜드의 치킨집 운영을 위하여 사용하는 것으로 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부인데, 일반소비자들이 출처에 대한 오인·혼동을 일으킨다는 것은 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’이 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’ 것이라고 생각하고 구매활동을 할 우려가 있다는 것으로서, 과연 소비자들이 명품 패션 브랜드 사업을 운영하는 자가 치킨집도 운영할 것이라고 생각하고 ‘명품 치킨이야’라고 구매한다고 설정하는 것이 타당한 것인가는 의문이다.

 

영업의 오인·혼동을 일으키게 할 염려 있어 
위에서 살펴본 바와 같이 상표의 심사실무상 칭호의 유사여부는, ‘두 개의 상표가 칭호가 유사하여 이들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우’라고 한정하고 있는데, 패션과 치킨집이 동일 또는 유사한 상품이라고 할 수는 없기 때문이다.

물론 대법원 판례는 “상표가 저명상표와 동일한 상표에 해당하는 것이라면 비록 그 지정상품이 서로 다른 이종의 것이라도 그 상표사용은 저명상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생산·판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 상품의 출처나 영업의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이다”라고 판시하여 기업의 경영다각화로 인하여 일반소비자 입장에서는 당연히 그러하리라고 오인할 수 있다는 점을 인정하기도 하였다.

다만 이를 보충하는 다른 판례는 “한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 지정상품이 다르다는 이유만으로 유사상표의 등록·사용을 허용할 것이 아니나, 상품의 성질·영업의 형태, 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록·사용을 금지할 것이 아니다”라고 판시하고도 있다.

 

유사하나 오인·혼동 일으킬 정도의 상표사용인가?
즉 동네에서 운영하고 있는 ‘삼성부동산’, ‘삼성전자제품수리점’, ‘삼성탕’ 등은 글로벌 기업 ‘SAMSUNG’의 명성에 편승하여 소비자들을 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려우므로 제3자가 사용하더라고 상품출처나 영업의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다는 것이다. 이 사건과 관련하여 보면 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’에 대하여 일반소비자 입장에서는 루이비똥 말레띠에라는 회사가 운영한다고 오인할 우려가 없다는 것이다.

다음으로 루이비똥 말레띠에 측에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한법률 위반으로 고소한 이유는 루이비똥 말레띠에는 패션 관련한 상품에는 상표등록을 받아 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’에 대한 상표권이 있지만 음식점과 관련해서는 상표등록을 받지 않아 상표권이 존재하지 않아 상표권 침해로 고소할 수 없어서라고 추정해 본다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 대하여는 다음 기회에 전체적으로 정리할 기회가 있을 것임.

이 사건을 정리하자면 ‘루이비 통닭(Louisvui Tondak)’은 칭호면에서 ‘루이비똥(Louis Vuitton)’과 유사하다는 점은 부인할 수 없지만, 일반소비자가 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 정도의 상표사용이 아니다라는 것이 필자의 견해이다(이 사건 판결은 존중한다).

사족을 달자면 김 모씨는 해학과 고객흡입력을 갖춘 브랜드네이밍을 하였지만 법원의 판단을 그렇게 받아 안타깝다는 마음이 든다. 참고로 이와 비슷한 유형의 상표 ‘푸라닭’, ‘아디닭스’, ‘닥스닥스’는 그 판단 관점이 다소 차이가 있으므로 다음 호에 설명하기로 한다. 

 

김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다.   e-mail kmc0202@hanmail.net

 


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