BI, CI, 인테리어, 디자인 등 모두 준비해두고 나서 상표등록이 불가능해 콘셉트를 다시 만들어야 하는 경우가 비일비재하다. 이런 안타까운 상황을 예방하기 위해서는 선행 상표가 있는지 확인하는 것이 매우 중요하다. 브랜드 및 제품에 대한 상표를 받을 수 있는지에 대한 여부를 미리 판단하고 유사한 것의 등록 여부를 찾아보아야 한다. 실용신안, 디자인, 상표 등에 대한 업무와 함께 다수 프랜차이즈의 자문 위원으로 활동하고 있는 김민철 변호사로부터 이에 대한 각종 사례와 상표등록에 대해 알아본다.
2016년 주식회사 탐앤탐스가 미국 회사 마이코스키,엘씨씨(Mycoskie, LLC)를 상대로 마이코스키, 엘씨씨의 등록상표 , 는 주식회사 탐앤탐스의 선등록상표 , , 와 상표와 지정상품이 동일 또는 유사하다는 이유로 무효심판을 청구한 사건이 있었다.
상표의 유사(類似) 여부는 다음 기회에 자세히 설명하기로 하고 이해를 돕기 위해 간단히 설명하면, 양 상표를 대비하여 판단할 때 외관, 칭호, 관념이 서로 혼동의 우려가 있는 경우에는 유사로 보아 출원상표의 등록 가부 및 상표권 침해 여부를 판단하는 개념이다. 즉 유사는 출원상표와 유사한 선등록상표가 존재하는 경우에는 출원상표의 등록을 인정하지 않고, 등록상표와 유사한 상표를 제3자가 사용하는 경우에는 상표권 침해로 인정하는 기준이 되는 개념이다.
탐앤탐스와 마이코스키, 엘씨씨의 상표등록 분쟁
상기 사건에 대하여 특허법원은, “등록상표와 선등록상표들은 모두 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’라는 부분을 포함하고 있다는 공통점이 있기는 하나, 등록상표 중에서 TOM’ 또는 ‘TOMS’ 부분은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없을 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않으며, ‘ROASTING CO.’ 부분은 ‘(커피 등을) 볶는 회사’의 의미를 가지고 있어 지정상품인 ‘커피’ 등과 관련하여 상품의 ‘생산방법 또는 가공방법’ 등을 나타내는 기술적(記述的) 명칭과 ‘회사’를 나타내는 보통명칭으로서 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로, 선등록상표들과 대비할 때 등록상표는 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.
등록상표와 선등록상표들은 비록 관념은 일부분이 서로 유사하더라도 외관이 서로 확연히 구별되고 호칭도 출처의 혼동을 일으킬 염려가 없어, 결국 등록상표는 선등록상표들과 서로 비유사하여 등록무효가 될 수 없다”라고 판시하였다. 이를 간단하게 정리하면, 등록상표나 선등록상표들에 포함되어 있는 ‘TOM’이나 ‘TOMS’는 특정인에게 독점시킬 수 없는 부분으로서 등록상표와 선등록상표들의 유사 여부를 판단할 때 ‘TOM’이나 ‘TOMS’는 분리하여 판단할 실익이 없고, 등록상표와 선등록상표들을 전체적으로 판단할 때 외관 및 칭호가 비유사하여 서로 혼동의 우려가 없다고 한 것이다.
즉 선등록상표들에 포함되어 있는 ‘TOM’이나 ‘TOMS’는 독점의 대상이 아니므로 등록상표에 ‘TOM’이나 ‘TOMS’가 포함되어 있더라도 선등록상표권자인 주식회사 탐앤탐스가 마이코스키,엘씨씨 등록상표의 등록무효를 주장할 수 없다는 것이다.
상표법에는 “흔히 있는 성(姓) 또는 명칭”에 대하여는 누구나 사용할 수 있는 것으로서 독점의 대상이 되지 않는다고 규정하고 있다.
흔히 있는 성(姓)에 대하여 상표등록을 받을 수 없도록 한 이유는, 현실적으로 많은 사람들이 사용하고 있거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되어 있는 자연인의 성(姓)은 자타상품의 식별력이 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점권을 부여할 경우 이를 자유롭게 사용하는 많은 영업자에게 피해를 줄 우려가 있기 때문이다.
상표권의 침해가 안되는 사례들
같은 취지로 흔히 있는 명칭에 대하여도 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있는데, 법인, 단체 등의 명칭이 여기에 해당하고 구체적으로는 주식회사, 상사, 상점, 상회, 공업사, 조합, 협회, 연구소 등과 그 직위를 나타내는 회장, 사장, 이사장, 총장 등을 들 수 있다.
상기 사건을 다시 살펴보면, 주식회사 탐앤탐스의 선등록상표들 중 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’는 외국에 흔히 있는 성(姓)으로 보아 독점권을 인정할 수 없는 부분으로서 마이코스키,엘씨씨의 등록상표의 ‘TOMS’에 그 권리범위가 미치지 않고, 양 상표를 전체적으로 대비하여 판단할 때 칭호에서 일부 유사해 보이는 부분이 있으나 외관 및 관념 등에서 비유사하다고 보아 무효심판 청구를 기각한 것이고, 이러한 판단은 타당해 보인다.
실제로 ‘TOM’S CABIN’, ‘Tom’s ville’, ‘TOMCAT’, ‘Tom＆Paul’, ‘TOM MORRIS’, ‘BYTOM’, ’TOMDON‘, ’Tom’s Table‘ 등 ‘TOM’ 또는 ‘TOM’S’를 포함하는 다수의 상표들이 상표등록되어 있는 것도 이런 이유에서이다.
최근에 인기리에 종영한 드라마 이태원클라스에 등장하는 외식업브랜드 ‘장가(張家)’나 ‘장가포차’도 흔히 있는 성(姓)에 해당하여 실제로는 상표등록을 받을 수 없는 상표이고, 이러한 관점에서 주식회사 김가네의 <김가네>나 원앤원(주)의 <박가부대>의 ‘김가’, ‘박가’도 독점할 수 없는 상표(‘家’나 ‘네’는 외식업에서는 관용하는 명칭으로서 독점할 수 없고 누구나 사용할 수 있는 명칭임)로서 타인이 김가네를 상표로 사용하거나 박가00으로 상표를 사용한다고 하더라도 상표권의 침해가 아닌 것이 된다.
성(姓) 또는 명칭은 상표출원 시 등록안돼
한편 주식회사 한국미스터피자가 (주)아바론코리아를 상대로 (주)아바론코리아의 등록상표 는 주식회사 한국미스터피자의 선등록상표 와 상표와 지정상품이 동일 또는 유사하다는 이유로 무효심판을 청구한 사건이 있었다.
상기 사건에 대하여 대법원은, “양 상표의 문자 부분 중 ‘MR.’나 ‘mister’ 부분은 누구나 사용하는 호칭 내지 일반인의 호칭에 덧붙여 사용하는 단어에 불과하여 독점할 수 없으며, 이들이 ‘PIZZA’와 결합된 ‘MR. PIZZA’나 ‘mister PIZZA’도 그 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵고 굳이 그 관념을 상정해 보더라도 ‘피자를 파는 사람’, ‘피자를 만드는 사람’ 정도로 인식될 뿐 식별력이 없어 유사판단에서는 제외되어야 하고, 결국 양 상표의 요부인 도형으로 유사여부를 판단할 때, 선등록상표는 ‘신사용 모자 도형＋MR. PIZZA＋나비넥타이 도형’으로 구성되고, 등록상표는 ‘제빵사용 모자 도형＋콧수염 도형＋mister PIZZA’로 구성되어, 양 상표는 전체적으로 외관과 관념에 있어 상이하여 수요자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 서로 비유사하다“고 판시하였다.
이를 간단하게 정리하면, 등록상표나 선등록상표에 포함되어 있는 ‘mister’나 ‘MR.’는 흔히 있는 명칭이고 특정인에게 독점시킬 수 없는 부분으로서 등록상표와 선등록상표의 유사 여부를 판단할 때 ‘mister PIZZA’나 ‘MR. PIZZA’는 분리하여 판단할 실익이 없고 등록상표나 선등록상표를 전체적으로 판단할 때 외관 및 관념이 비유사하여 서로 혼동의 우려가 없다고 한 것이다. 즉 선등록상표에 포함되어 있는 ‘MR. PIZZA’는 독점의 대상이 아니므로 등록상표에 ‘mister PIZZA’가 포함되어 있더라도 선등록상표권자인 주식회사 탐앤탐스가 (주)아바론코리아의 등록상표의 등록무효를 주장할 수 없다는 것이다.
이러한 예로는 ‘Miss’, ‘Mrs’, ‘President’, ‘엄마(어머니)’, 할매(할머니) 등이 있다. 이렇듯 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭은 상표출원 시 등록을 받을 수 없는 상표이므로, 상표를 선택함에 있어서 상표등록을 염두에 둔다면 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭에 해당하는 상표의 선택은 피하여야 할 것이다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
