지난 10월 관심이 가는 신문 기사를 봤다. “거제 명소 두 곳의 ‘바람의~’ 핫도그, 법원은 다르게 봤다”라는 기사 제목에, <바람의 핫도그>, <바람의 언덕 핫도그> 상대로 소송, 법원 “외관, 관념 등 전체적 측면에서 유사하지 않아”라는 부제가 달려 있는 기사였다. 이 내용을 살펴보기로 한다.
전문에서 상기한 내용의 개요를 간단히 설명하면, 경남 거제시 갈곶리의 명소 ‘바람의 언덕’ 인근에서 <바람의 핫도그>를 운영하는 바람에프앤비가 그 근처에서 <바람의 언덕 핫도그>를 운영하는 백 모씨를 상대로 상표권 침해금지 등 가처분신청을 서울중앙지방법원에 하였으나, 법원은 양 상표가 유사하다고 볼 수 없다고 판단하여 바람에프앤비의 청구를 기각하였다는 것이다(상표권 침해금지 등에서 ‘등’은 부정경쟁방지로 보임).
상표사용 금지 위한 ‘상표권 침해금지 등 가처분신청’
그리고 가처분신청을 한 이유가, 2015년부터 영업을 시작해 <바람의 핫도그>에 대하여 2017년 상표등록을 받은 바람에프앤비가 그곳에서 4km정도 떨어진 곳에서 백 모씨가 2019년 <바람의 언덕 핫도그> 가게를 연 이후 일반 소비자들이 <바람의 핫도그>와 <바람의 언덕 핫도그>가 같은 업체에서 사용하는 상표로 오인·혼동한다고 판단해 백 모씨의 상표사용을 금지시키기 위함이라는 것이다.
필자가 상기 사건의 결정문을 직접 보지는 못하였으나 신문기사 상의 내용을 인용해 서울중앙지방법원의 결정을 간단히 살펴보면, 재판부는 먼저 외관 면에서 <바람의 핫도그>는 평이한 문체의 여섯글자 문자상표인데, <바람의 언덕 핫도그>는 독특한 붓글씨체 형태의 글자와 지역명소의 상징인 풍차, 그리고 핫도그 모형이 배치돼 있어 외관이 다르다고 판단하였고, 호칭면에서는 유사성이 다소 있지만 <바람의 언덕>을 ‘바람’이라고 약칭할 가능성이 크지 않아 전체적 관찰에서 유사하다고 볼 수 없다고 판단하였고, 관념면에서도 <바람의 핫도그>는 바람이라는 피부로 느끼는 감각적인 면을 상품과 연상시키는 반면, <바람의 언덕 핫도그>는 바람의 언덕이라는 물리적 지역과 상품을 연상시킨다는 점에서 상이한 면이 더 크다고 판단하였다.
재판부는 그밖에도 <바람의 언덕 핫도그> 사용을 금지할 경우 <바람의 언덕>이라는 지리적 명칭 자체에 대해 바람에프앤비의 독점적 사용을 허용하는 결과가 된다고도 지적하였다. 상기 사건의 대상이 된 양 상표는 와인 듯 하고, 참고로 는 윤모씨가 2013년, 2017년에 각각 음식점과 핫도그에 상표등록을 받고 2020년 6월에 가처분 신청의 당사자인 바람에프앤비에 전용사용권을 설정하여 바람에프앤비가 독점적으로 사용할 수 있는 상표이다. 상기 가처분 결정의 이유를 존중하며 양 상표의 유사여부에 대한 필자의 견해를 정리해 본다.
‘바람의’와 ‘바람의 언덕’, 관념적으로 유사하지 않아
필자는 이미 상표의 유사여부 판단에 대하여, “상표의 유사여부 판단 방법은 대비되는 양 상표의 외관, 칭호, 관념을 각각 비교하여 이 중 하나라도 비슷한 경우에는 이를 유사라고 보고, 제3자의 사용상표가 등록상표와 외관, 칭호, 관념 중 하나라도 유사한 경우에는 등록상표의 침해로 보게 되는 것이 상표권 침해판단의 실무이며, 좀 더 구체적으로는 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 칭호, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점으로 판단한다”고 설명한 바 있다.
이 기준으로 상기 사건을 살펴보면, 상기 양 상표의 구성 중 ‘핫도그’는 상품의 보통명칭으로서 상표의 유사여부나 상표권 침해여부를 판단할 때 판단의 대상이 아니다. 즉 ‘핫도그’는 특정인에게 독점을 인정할 수 없고 누구나 사용할 수 있는 문자이다. 그렇다면 양 상표에서 ‘바람의’와 ‘바람의 언덕’이 칭호 및 관념의 판단대상이고, 양 상표 전체가 외관의 판단대상이다. 외관을 판단하면 일반 소비자라면 누구라도 양 상표의 외관이 유사하지 않다는 것은 인식할 것이어서 외관의 유사판단은 무의미하다. 그리고 칭호를 판단하면 ‘핫도그’를 붙여서 호칭을 한다고 할 때도 <바람의 핫도그>와 <바람의 언덕 핫도그>는 그 음절이나 문자의 배치면에서 유사하다고 할 수 없을 것이다.
중요한 것은 핫도그를 기준으로 ‘바람의’와 바람의 언덕’이 관념적으로 유사하냐는 것이다. ‘바람의’만을 떼어 놓고 본다면 이것이 수식하는 단어(주로 명사)가 존재하지 않아 관념적인 의미가 너무 광범위하여 ‘바람의’가 수식하는 어떠한 단어와의 결합과도 상표법적으로 유사하다고 할 수 없는 것이다. 따라서 ‘바람의 언덕’과 같이 ‘바람의’가 수식하는 ‘언덕’이라는 단어가 결합됨으로써 일반 소비자들은 관념적으로 어떠한 이미지를 가지게 되므로 ‘바람의’와 ‘바람의 언덕’은 관념적으로 유사하지 않게 되는 것이다.
오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 판단돼
예를 들어 1인보쌈 콘셉트의 <싸움의 고수>라는 상표와 <싸움의 전설>과는 완전히 비유사한 상표라는 것을 일반 소비자들도 인식할 것이고, <역전의 명수>와 <역전의 화로>도 완전히 비유사한 상표라고 일반 소비자들은 인식할 것이다. 여기서 ‘싸움의’와 ‘역전의’에 대하여 특정인에게 독점권을 인정한다면 ‘싸움의’와 ‘역전의’와 결합되는 모든 문자상표에 상표권의 권리범위를 인정하는 결과가 되어 부당하고 상표권자의 보호와 소비자들의 신뢰이익을 보호한다는 상표법의 목적에도 부합하지 않는 것이 된다.
다시 상기 사건으로 돌아가 ‘바람의’는 바람 그 자체로서 일정한 관념과 이미지가 형성되는 것이고, ‘바람의 언덕’은 바람의 언덕으로 관념과 이미지가 형성되어 일반 소비자 입장에서 양 상표에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 보여 양 상표는 서로 유사하지 않은 상표가 되는 것이다. 따라서 결론적으로 서울중앙지방법원의 결정은 타당하다고 본다.
참고로 주목되는(재미있는) 부분은, 상기 백모 씨와 어떤 관계가 있는지는 모르겠으나 2020년 03월 13일에 도장포어촌체험마을협동조합이 ‘핫도그, 음료, 음식점 등’을 지정상품으로 하여 을 상표출원하였다는 점인데, ‘핫도그, 음료’에 대하여는 <바람의 언덕>이 2016년 황모 씨에 의하여 이미 상표등록되어 있고, ‘음식점’에 대하여는 <바람의 언덕>이 박모 씨에 의하여 2020년 01월 09일 이미 상표출원되어 있어, 도장포어촌체험마을협동조합의 상표출원이 모두 후출원이 되어 상표등록 받기가 쉽지 않아 보인다는 점이다.
이를 의식하였는지 도장포어촌체험마을협동조합은 ‘핫도그, 음료’의 등록상표인 <바람의 언덕>에 대하여 2020년 03월 24일 무효심판을 청구하였는데, 구체적인 청구이유는 알 수 없으나 필자의 견해로는 심판 종류를 잘못 선택한 것이라고 판단된다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
