BI, CI, 인테리어, 디자인 등 모두 준비해두고 나서 상표등록이 불가능해 콘셉트를 다시 만들어야 하는 경우가 비일비재하다. 이런 안타까운 상황을 예방하기 위해서는 선행 상표가 있는지 확인하는 것이 매우 중요하다. 브랜드 및 제품에 대한 상표를 받을 수 있는지에 대한 여부를 미리 판단하고 유사한 것의 등록 여부를 찾아보아야 한다. 실용신안, 디자인, 상표 등에 대한 업무와 함께 다수 프랜차이즈의 자문 위원으로 활동하고 있는 김민철 변호사로부터 이에 대한 각종 사례와 상표등록에 대해 알아본다.
독자들은 상표 (이하 <다이소>)와 상표 (이하 <다사소>) 사이에 혼동의 우려가 있는가? 다시 말해서 양 상표를 보면 서로 유사해 보이는가?
2014년 주식회사 <다사소>(이하 ‘을’)가 생활용품 등 판매점을 운영하면서 <다사소>를 상표로 사용하자 주식회사 다이소아성산업(이하 ‘갑’)이 ‘을’이 사용하는 상표 <다사소>는 ‘갑’의 등록상표인 <다이소>를 침해한 것이라는 이유로 침해금지 등의 소를 제기한 사건이 있었다. 독자들은 일반적인 경험칙이나 상식에 근거하여 ‘을’이 ‘갑’의 상표권을 침해하였다고 생각하시는가?
<다이소>와 <다사소>
이 사건에 대하여 대법원은, 주식회사 <다사소>는 주식회사 <다이소> 아성산업의 상표권을 침해한 것이라고 판단하였다.
즉 대법원은 “어느 정도 알려져 있는 ‘갑’의 등록상표를 고려할 때, ‘을’이 생활용품 등 판매점을 운영하면서 사용한 <다사소>는 ‘갑’의 등록상표와 차이가 나는 중간 음절은 부각되지 않은 채 첫째 음절과 셋째 음절만으로도 일반 수요자에게 ‘갑’의 등록상표를 연상시킬 수 있는 점, ‘갑’의 등록상표와 ‘을’의 상표가 사용된 서비스업이 생활용품 등 판매점으로 일치하고 취급하는 상품의 품목과 전시 및 판매 방식 등까지 흡사하여 일반 수요자가 양자를 혼동할 가능성은 더욱 높아지는 점 등에 비추어, ‘을’이 상표 <다사소>를 생활용품 등 판매점 운영을 위하여 사용한 행위는 거래자나 일반 수요자에게 ‘갑’ 등록상표 <다이소>와 서비스업의 출처에 대하여 오인 또는 혼동하게 할 우려가 있어 유사상표를 동일한 서비스업에 사용한 행위에 해당하므로 ‘갑’의 등록상표권에 대한 침해행위가 된다”라고 판시하였다.
여기서 대법원은 상표유사의 판단기준으로 “유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다”라고 적시하고 있다.
상표권 침해판단의 여부
상기 대법원의 상표유사의 판단기준은 판례로 형성된 것으로서 이론의 여지가 없는 것이지만, 상기 사건에 대한 대법원의 상표유사 여부에 대한 판단이 타당하고 적확한 것인지는 의문이 들고, 이러한 필자의 평석과는 별론으로 상표의 유사여부 판단에 대하여 설명해 본다.
등록상표는 보호받아야 하고 이를 위하여 독점배타권인 상표권이 상표권자에게 부여되며, 독점배타권이란 상표권자만이 등록상표를 독점할 수 있고 제3자가 상표권자의 허락없이 등록상표를 사용하는 경우에는 상표권의 침해가 된다는 의미이다. 따라서 등록상표와 동일한 상표를 제3자가 상표권자의 허락없이 사용하는 경우에는 당연히 상표권의 침해가 되는 것이며, 다만 등록상표와 동일하지는 않지만 거의 비슷한 상표를 제3자가 사용하는 경우에는 어떻게 판단하느냐의 문제가 남게 되었다.
이러한 경우 상표권을 침해하였는지 여부는 어떤 상표의 사용이 등록상표의 사용으로 일반 수요자에게 혼동을 일으키는지의 여부로 판단하게 되었으며, 등록상표와 출처의 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표에 대한 제3자의 사용은 상표권의 침해가 되는 것으로 논리적 근거를 삼았다. 그런데 혼동을 일으키는지 여부는 매우 주관적인 관점이기에 어떤 경우에 혼동의 우려가 있다고 해야 하는지에 대한 객관적 기준은 여전히 필요한 것이다.
따라서 양 상표의 외관, 칭호, 관념을 각각 비교하여 이 중 하나라도 비슷한 경우에는 이를 유사라고 보고, 제3자의 사용상표가 등록상표와 외관, 칭호, 관념 중 하나라도 유사한 경우에는 등록상표의 침해로 보게 되는 것이 상표권 침해판단의 실무이다(이에 대한 구체적인 내용은 사례를 들어 다음 호부터 게재할 예정임).
관념이 유사한 상표인가
이와 관련된 일례를 소개하면, 2011년 주식회사 아모레퍼시픽이 주식회사 서아통상을 상대로 서아통상의 등록상표 는 주식회사 아모레퍼시픽의 선등록상표 와 유사하여 그 등록이 무효가 되어야 한다고 제기한 무효심판청구 사건에서, 대법원은 “양 상표는 외관 및 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어 양 상표는 서로 유사하다”라고 관념 유사로 양 상표가 유사하다고 판시한 바 있다.
최근에 이슈화가 되고 있는 <명륜진사갈비>의 경우, 2017년, 2018년 각각 상표출원되었던 와 <명륜진사갈비>가 2001년 등록된 선등록상표 <명륜등심해장국>과 유사하다는 이유로 상표등록이 거절된 바 있다. 이 경우에는 양 상표의 요부가 되는 “명륜”의 호칭이 유사하여 전체적으로 일반 수요자에게 출처에 대한 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표라는 이유로 특허청에서는 칭호 유사로 판단한 것이다. 이 사건에 대해서는 여러 가지 복잡한 상황이 얽혀 있으므로 다음에 상표의 유사를 계속 게재하면서 한 번 더 살펴보기로 한다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
