[특허이야기] 숲과 숲사이

사정이 있어 칼럼 연재를 중단하고 3년 4개월 만에 칼럼을 재개하면서 그간 대중의 관 심이 있었을 만한 상표권 분쟁에 대하여 살펴보던 중 “숲”에 대한 기사를 접하게 되었다.

상표권 분쟁의 견해

“연예기획사 숲 vs 인방 플랫폼 숲…‘상표권 분쟁’ 성립할까”라는 제목에, 소제목으로,

“매니지먼트 숲 ‘상표권 침해 중단 가처분 신청’” “양사 서비스의 ‘동일·유사성 여부’가 쟁점될 것”

“침해 인정될 수 있지만 가처분 인용 어려울 듯”이라는 내용이었다.

이 제목과 소제목 중 마지막 소제목에 대해 눈길이 갔으며, 이 기사는 어떤 근거로 이렇게 결론을 내렸나 의문이 가고 그 기사 내용을 살펴보게 되었다. 기사 내용1)을 요약하면, “연예기획사 매니지먼트 숲이 인터넷 개인 방송 플랫폼 숲(SOOP, 구 아프리카TV)를 상대로 법적 조치에 나섰다. 상표권 침해 문제에 있어 양사의 사업 범위가 유사한지 여부가 법적 쟁점이 될 전망이다.

매니지먼트 숲은 2011년 설립된 연예기획사로 현재 카카오엔터테인먼트의 자회사다. 공유와 공효진, 남주혁, 수지, 전도연 등 여러 배우들이 소속돼 있다. 아프리카TV가 SOOP 이란 새로운 사명을 예고한 시점은 2023년 12월이며 사명, 상호 변경은 올 2024년 3월과 4월에 걸쳐 이뤄졌다”라는 내용이다.

기사에는 상기 사실 관계를 기반으로 법률 전문가들의 깊이 있는 견해도 같이 소개하고 있는데, 이 사건에 대하여 어떤 결론이 났는지는 알 수 없으나(찾아볼 수는 있지만) 필자도 가처분 신청이 인용될 가능성은 낮다고 본다. 다만 필자가 눈여겨 본 것은 ‘침해 인정될 수 있지만’이라는 부분이며, 이는 가처분 신청의 인용 여부와는 별개로 상표권 침해의 문제는 본안의 문제로서 세부적으로 분석할 필요가 있고 이를 통해 독자들의 상표권 지식에 도움이 될 것이라 판단하게 되었다.

상표권 침해의 판단은 일반 소비자들이 판단할 때, 등록상표와 사용상표간에 출처에 대 한 오인·혼동의 우려가 있는지 여부를 판단하는 것이며, 이의 판단은 사용상표가 등록상표와 동일 또는 유사한지 여부를 기준으로 판단하게 된다.

즉 양 상표가 동일하거나 유사하여 상표 사용의 주체에 오인·혼동이 생기는 경우, 상표 권자의 허락을 얻지 않고 제3자가 상표를 사용하는 행위가 상표권의 침해가 되는 것이다.

그리고 상표권의 침해 여부를 판단하는 유사는 상표의 유사와 상표가 사용되는 상품이나 서비스업의 유사를 동시에 판단하게 되며, 비록 상표가 동일 또는 유사하더라도 상품이나 서비스업이 비유사한 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해로 보지 않는 것이 상표법의 법리이다.

상기 사례를 살펴 보면, 가처분 신청을 한 주체는 정확하게는 ‘주식회사 숲엔터테인먼트’이며, 피신청인은 ‘주식회사 숲’이다.

다른 등록상표도 존재하지만 주식회사 숲엔터테인먼트가 상표권을 주장하는 등록상표는 <SOOP>이며, 주식회사 숲이 사용한다는 상표는 <SOOP>이 이라고 추정된다.

상표의 유사판단

먼저 상표 자체의 유사판단은 양 상표의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 판단하며, 이 중 하나라도 유사하면 양 상표는 유사한 상표로 인정된다.

양 상표의 외관은 모티브 상 유사로 볼 여지가 있고, 호칭 또한 ‘숲’이나 ‘에스오오피’로 유사하다고 할 것이고, 관념은 조어상표로서 판단할 실익은 없어 보여 전체적으로 유사한 상표라고 볼 여지가 상당히 높다.

다음으로 상품이나 서비스업의 유사 여부를 판단하여야 하는데, 주식회사 숲엔터테인먼 트의 상표권이 미치는 서비스업은 상표등록원부 상 ‘연예인매니저업, 연예인대행서비스업(공연 예술가의 업무 관리업)’이며, 반면 주식회사 숲은 <SOOP> 상표에 대하여 ‘전자 상품권 발행업 등 금융업, 개인맞춤형 인터넷방송업 등 방송/통신업, 온라인게임대회 및 기타 게임대회의 기획 및 개최업 등 행사 진행/준비업’ 등에 상표등록을 받은 상태이다.

숲엔터테인먼트 입증 필요

여기서 ‘연예인매니저업, 연예인대행서비스업’과 ‘금융상품 발행업, 인터넷 방송업, 행사 진행 준비업’이 서비스로서 유사한 서비스인지 여부의 판단을 하여야 하는데, 일반 소비자가 연예인매니저업에 <SOOP>이 사용되고 있는데 인터넷 방송업 등에 <SOOP>이 사용될 때 상표 사용의 주체에 대하여 오인·혼동의 우려가 있는지 여부로 판단하여야 한다.

간단히 말해서 <SOOP>이 주식회사 숲엔터테인먼트에 의하여 인터넷 방송업 등에 사용된다고 오인·혼동하게 되면 상표권 침해에 해당하고 그렇지 않으면 상표권의 침해가 되지 않는 것이다.

특허청은 <SOOP>에 대하여 주식회사 숲의 상표등록을 인정하였기 때문에 상기 서비스업들은 비유사한 서비스업이라 판단받은 것이라 할 수 있다.

필자가 분석해 볼 때, <SOOP>은 주로 개인맞춤형 인터넷방송, 스트리밍, 중계방송, 게임행사 준비 및 진행에 사용되는 상표로서, 연예인 매니지먼트업에 상표권이 있는 <SOOP>과는 비유사한 상표로서 상표권 침해 문제는 발생하지 않는다고 본다.

즉 인터넷 중계, 스트리밍 서비스, 행사 주최에 대한 주식회사 숲의 상표 사용은 주식 회사 숲엔터테인먼트의 상표권의 권리범위에 속한다고 보기 어렵다는 것이다.

주식회사 숲엔터테인먼트가 상표권 침해를 주장하기 위해서는 주식회사 숲이 연예인 매 니저업이나 적어도 스포츠선수 매니저업, 모델 매니저업, 작가 매니저업 등 유사 서비스 분야의 매니지먼트 사업에 <SOOP>을 사용하고 있다는 것을 입증하여야 할 것이다.

김민철 변리사는 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여 개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net