갈수록 지적재산권의 중요성이 부각되고 있다. 많은 기업들이 자사 브랜드 보호를 위해 상표권 확보에 많은 노력을 기울이며, 사용하고자 하는 상표를 출원해 상표권을 획득해 나가는데 세심한 주의를 기울이고 있다. 김민철 변리사의 특허이야기를 통해 자사 브랜드의 저작권에 대한 인식을 넓혀가 보자.
지적재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)이 소멸되는 유형은 크게 2가지인데, 존속기간이 만료되어 소멸되는 경우와 무효심판에 의해 권리가 소멸되는 경우다. 존속기간은 법으로 정해져 있는데 권리가 발생한 후 특허권의 경우에는 20년, 실용신안권의 경우에는 10년, 디자인권의 경우에는 15년, 상표권의 경우에는 10년이 경과하면 소멸된다. 다만 상표권의 경우에는 존속기간갱신제도가 있어 존속기간갱신출원을 하면 10년간 연장되어 반영구적인 권리라는 점이 타 권리와는 다른 점이다.
취소심판제도
무효심판은 원래 등록이 되면 안 되는 권리인데, 출원 심사 시 착오나 오류에 의해 특허결정이나 등록결정이 되어 등록된 권리에 대하여 등록 무효심판이라는 절차를 통해 심결 확정 시 처음부터 권리가 발생하지 않은 것과 같은 효과를 발생하게 하는 제도다.
그런데 특허법이나 실용신안법, 디자인보호법에는 존재하지 않는 상표법만의 독특한 권리 소멸제도가 있는데 취소심판이라는 제도다. 취소심판제도는 상표권이 발생한 시점에서는 아무런 하자가 없었지만 권리가 발생한 후 일정한 사유가 발생하면 취소심판을 청구할 수 있고 심결 확정 시 그때로부터 상표권이 장래로 소멸되는 심판제도다.
다시 말하면 상표권이 발생하여 취소심결이 확정될 때까지는 완벽히 유효한 권리이고, 그 기간에 발생하는 모든 법률적 관계는 온전히 유효하게 인정되지만 취소심결이 확정되면 그때부터 권리가 소멸되는 것이다.
취소심판은 그 사유에 따라 여러 가지 청구이유가 있는데, 가장 대표적인 것이 불사용에 의한 취소심판이다. 즉 “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우(상표법 제119조 제1항 제3호)”에 불사용에 의한 취소심판의 대상이 된다.
불사용에 의한 취소심판
불사용에 의한 취소심판제도를 규정하고 있는 취지는, 원래 상표출원 시 반드시 그 상표를 사용하고 있는 경우 뿐만 아니라 사용하고자 하는 의사가 있는 경우에도 상표등록을 인정하고 있지만, 상표등록 후 일정기간 등록상표를 사용하지 않는 경우에는 등록상표의 사용에 대한 의사가 없는 것으로 추정하고 누구든지 심판청구를 하면 그 사유가 존재하는 한 상표권을 소멸시켜 누구든지 사용할 수 있게 하고자 하는 것이다.
실무에서는 보통 일정기간 사용하지 않는 등록상표를 사용하고자 하거나 그 상표에 대하여 상표등록을 받고자 하는 자가 불사용에 의한 취소심판을 청구하여 그 등록상표를 소멸시키고 상표권을 자기가 확보하고자 할 때 많이 활용되고 있다.
그런데 불사용에 의한 취소심판은 좀 특이한 점이 몇 가지 있는데, 그 중 가장 특이한 점은 ‘입증책임의 전환’이다. 불사용에 의한 취소심판도 양 당사자가 존재하는 분쟁구조인데, 원래 당사자가 존재하는 분쟁에서는 그 사실을 주장하는 자가 그 사실을 입증하여야 하지만 불사용에 의한 취소심판에서는 심판청구인이 불사용에 대한 입증을 하는 것이 아니라 심판피청구인인 상표권자가 자신이나 사용권자가 등록상표를 정당하게 사용했다는 사실을 입증해야 한다는 것이다.
즉 등록상표 사용에 대한 사실은 누구보다도 상표권자가 잘 알 수 있다는 전제하에 심판청구인이 등록상표 불사용에 대해 입증하는 것 보다는 심판피청구인인 상표권자가 등록상표의 사용을 입증하는 것이 더 합리적이고 용이하다고 보는 것이다. 필자가 아는 범위 내에서는 국내의 모든 법을 통틀어 분쟁관련 절차에서 입증책임이 전환되어 있는 것은 상표법상의 불사용에 의한 취소심판이 유일할 것이다.
또한 상술한 바와 같이 상표법상의 취소 심결의 효과는 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 때 상표권은 그때부터 소멸되는 것이지만, 불사용에 의한 취소심판에서는 취소심결이 확정되면 심판청구일에 소멸하는 것으로 보는 것도 특이한 점이다. 이는 불사용에 의해서 취소심결이 난 것이라면 적어도 심판청구일 이전 3년간은 등록상표의 사용이 없었다는 반증이므로 심판청구일에 상표권이 소멸되는 것으로 보는 것도 무방하다는 취지다.
참고로 불사용에 의한 취소심판 청구 후 심판피청구인인 상표권자가 등록상표를 사용한다고 하더라도 취소사유에는 영향을 미치지 않는다. 즉 취소심판청구서를 송달받고 부랴부랴 등록상표를 사용한다고 하더라도 소용없다는 의미다.
<아임닭> VS <아임닭홈>
필자가 독자들에게 생소한 상표법상의 취소심판제도 특히 불사용에 의한 취소심판을 언급하는 것은 <아임닭>과 <아임닭홈>의 상표분쟁을 설명하기 위해서다.
관련 기사의 내용을 살펴보면, “허경환이 동업자와 함께 운영하는 (주)허닭 측(이하 허닭 측)과 닭가슴살 판매업체인 (주)와이즈유엑스글로벌 측(이하 아임닭 측) 사이의 ‘아임닭홈’과 ‘아임닭’을 둘러싼 상표권 분쟁은 마침내 아임닭 측의 승리로 최종 마무리되었다.
그동안 허닭 측은 자신들이 <아임닭> 측보다 먼저 <아임닭홈>으로 등록된 상표권을 사용하고 있었는데, <아임닭> 측이 뒤늦게 이를 모방한 상표를 사용하였으므로 <아임닭> 상표등록을 무효화하여야 한다는 주장을 해왔다. 이에 대해 <아임닭> 측은 <아임닭홈> 상표권이 등록되기 이전부터 <아임닭> 상표를 사용해 활발한 영업활동으로 충분한 인지도를 쌓았던 반면 <아임닭홈> 상표는 실질적으로 사용된 적이 없어 오히려 <아임닭홈>의 상표등록이 취소돼야 한다고 맞서왔다.
결국 이 같은 양자 간의 날선 대립은 대법원이 <아임닭> 측의 주장을 모두 받아들임으로서 분쟁 발생 3년 만에 끝나게 되었다”는 내용이다.
분쟁의 내용을 정리하여 분석하면 다음과 같다.
허닭 측은 2012년 06월에 <아임닭홈>을 닭고기 등을 지정상품으로 하여 상표출원하고 2013년 08월에 상표등록을 받았다. 반면 <아임닭> 측은 2014년 08월에 닭고기유통업 등을 지정상품으로 하여 상표출원하고 2015년 05월에 상표등록을 받았고 2016년 12월에 ‘아임닭IMDAK’을 닭고기, 닭고기유통업 등을 지정상품으로 하여 상표출원하고 2017년 11월에 상표등록을 받았다.
먼저 전제는 상표 <아임닭홈>과 상표 <아임닭>은 유사판단 기준으로 보아 전체적으로 유사한 상표라는 점이다. 그렇다면 동일 또는 유사한 상표에 대하여는 먼저 출원한 자가 권리를 가지게 되고 선출원 또는 선등록된 상표와 동일 또는 유사한 출원상표는 등록을 받지 못하는 것이 상표법의 법리이므로 일단, 허닭 측의 주장이 타당해 보인다.
그런데 <아임닭> 측은 2016년 12월 22일부터 소급하여 3년 이내에 허닭 측에서 등록상표 <아임닭홈>을 지정상품에 사용하지 않았다는 이유로 2016년 12월 22일에 상술한 불사용에 의한 취소심판을 청구하였고, 허닭 측이 등록상표 <아임닭홈>의 사용 사실을 입증하지 못하여 2018년 04월 04일에 취소심결이 났으며, 허닭 측은 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 2018년 05월 08일에 제기하여으나, 2018년 05월 30일 소취하를 하여 심결이 확정됨으로써 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>은 2016년 12월 22일자로 소멸되었다.
그런데 허닭 측의 등록상표 <아임닭홈>이 취소확정되어 소멸되었다고 법률적 문제가 완전히 해결되는 것은 아니다.
-다음호에 계속-
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
