어떤 상표를 선택하여 상품이나 서비스업에 사용하는 것은 전적으로 상표사용자의 자유이다. 그러나 안정적인 상표사용을 위해서는 선택한 상표에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 확보하는 것이 중요하다. 이러한 권리를 확보하기 위해서는 선택한 상표와 그 상표가 사용될 상품을 구체적으로 지정하여 특허청에 상표출원을 하고 상표등록을 받아 상표권을 획득하는 절차를 거쳐야 한다.
상표출원을 하기 위해서는 상표를 사용할 상품을 지정하여야 하는데 실무에서는 이를 지정상품이라고 한다. 지정상품은 실무상 45개류로 분류하는데, 상표출원 시에 상품류를 지정하고 그 상품류의 구체적인 상품을 지정한다.
상표출원, 상품류의 구체적인 상품 지정해야
예를 들어 제3류는 화장품과 관련된 상품류로서 구체적으로 립스틱, 스킨로션 등으로, 제25류는 의류와 관련된 상품류로서 구체적으로 신사복, 원피스, 청바지 등으로, 제29류는 식품과 관련된 상품류로서 구체적으로는 소고기, 돈까스, 갈비탕 등으로, 제43류는 음식점과 관련된 상품류로서 구체적으로는 한식점업, 일본음식점업, 카페업 등으로 지정하는 것이다.
이 때 주의하여야 하는 것은 상표법상 상표가 동일하거나 유사하더라도 지정상품이 유사하지 않으면 이는 원칙적으로 비유사한 상표로 본다는 것이다. 예를 들어 <XCANVAS>라는 상표의 경우 TV에 사용되는 상표와 의류에 사용되는 상표는 원칙적으로 다른 상표로 보는 것이 실무이다. 따라서 갑이 TV에 <XCANVAS>라는 상표를 사용하고 있고 TV를 지정상품으로 하여 상표등록을 받았다고 하더라도, 을이 의류에 <XCANVAS>를 사용하는 것이 갑의 상표권 침해가 아님은 물론, 을이 의류를 지정상품으로 하여 <XCANVAS>를 상표출원하는 경우 특별한 사정이 없는 한 을이 상표등록을 받게 된다는 점에 유의하여야 한다.
이것이 상표출원 시 상품류를 지정하고 그 상품류의 구체적인 상품을 지정해야 하는 중요한 이유이고, 위의 예에서 만일 갑이 의류에도 상표등록을 받기 위해서는 의류를 지정상품으로 하여 상표출원을 별도로 하여야 한다.
상표출원이 된 경우에는 바로 상표등록을 받을 수 있는 것이 아니라 특허청 심사관의 심사를 거쳐 상표등록 여부를 판단하게 된다(이 심사기간은 보통 8~10개월 정도 소요된다).
심사관이 판단하는 것은 일반적인 형식 사항에 대해서도 판단하지만 중요한 것은 출원된 상표가 지정상품과의 관계에서 보통명칭인지, 성질표시명칭인지, 현저한 지리적 명칭인지 등 절대적으로 등록받을 수 없는 상표(실무적으로는 자타상품의 식별력이 있는지 여부)인지 여부를 먼저 판단하게 된다.
출원상표의 부등록사유의 여부 확인
출원된 상표에 대하여 식별력을 인정하는 경우에는 다음으로 출원상표에 부등록사유가 있는지 여부를 판단하게 된다. 예를 들어 출원상표가 저명상표와 혼동의 우려가 있는지, 수요자를 기만하게 할 우려가 있는지 등도 판단하는데, 가장 일반적이고 보편적인 것은 출원상표가 선출원된 상표 또는 선등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표인지를 판단하게 된다(이 경우 지정상품의 동일 또는 유사가 전제된다).
출원상표에 대하여 식별력을 인정하고 유사상표의 존재 등 부등록사유가 존재하지 않는 경우 심사관은 출원공고결정을 하게 된다. 출원공고결정은 심사관이 심사 결과 등록거절이유를 발견하지 못하여 곧 등록결정을 할 예정인데 출원공고기간내에 심사관의 심사에 이의가 있는 자는 이의신청을 할 수 있다 라는 행정적 조치이다. 출원공고기간내(2개월)에 이의신청이 없으면 심사관은 출원상표에 대한 등록결정을 하게 된다.
이 출원공고 기간내에 누구나 특허청에 출원상표가 등록될 수 없다는 이유를 들어 이의신청을 제기할 수 있으며, 이의신청이 있는 경우에는 심사관 3인의 합의체가 구성되어 이의신청의 이유가 타당한지를 판단하게 된다. 그 결과 이의신청 이유가 타당하지 않는 경우에는 이유없음을 결정하고 등록결정을 하게 되고, 이의신청 이유가 타당한 경우에는 구체적인 거절이유를 적시한 의견제출통지서를 출원인에게 통지하고 그 이후의 절차는 후술하는 내용과 같이 처리한다.
출원상표에 대한 거절, 누구나 정보제공 가능
상기 등록결정에 대하여 이의가 있는 자는 등록된 상표는 등록받을 수 없는 상표임에도 심사관의 착오로 등록되었다는 이유를 들어 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 있다. 이 무효심판은 상술한 이의신청과는 달리 누구나 청구할 수 있는 것이 아니라 상표등록에 대하여 이해관계를 가진 자만이 청구할 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 이해관계인의 일례로는 동종업종에 종사하는 자이며, 이 외에도 이해관계를 입증하는 경우에는 이해관계인으로 인정된다. 무효심판의 실결에 대하여는 특허법원에 소 제기, 대법원에 상고를 할 수도 있다.
한편, 심사관의 심사 결과 출원상표가 식별력이 없거나 식별력은 있는데 부등록사유가 존재하는 경우에는 구체적인 거절이유를 적시한 의견제출통지서를 출원인에게 통지한다. 의견제출통지서가 통지되면 출원인은 의견제출통지서의 내용이 타당하지 않다는 의견서를 제출할 수 있고, 이와 더불어 거절이유를 극복하기 위한 보정서를 제출할 수도 있다. 보정서 제출 시 주의하여야 할 것은 상표법상의 보정은 지정상품을 삭제하는 보정만 인정하고 출원된 상표 그 자체에 대한 보정은 인정하지 않는다는 점이다.
의견서 제출의 내용이 타당하다고 인정되면 심사관은 출원공고결정을 하게 되고, 의견서 내용으로도 거절이유를 극복하지 못하였다고 판단되는 경우에는 거절결정을 하게 된다. 이에 대하여 출원인이 불복하는 경우에는 거절결정 불복심판을 특허심판원에 청구할 수 있고, 그 심판의 실결에 대하여는 특허법원에 소 제기, 대법원에 상고를 할 수도 있다.
한편 이의신청이 제기되면 출원인과 이의신청인간의 다툼의 형식이 되어 출원인의 답변서 제출, 그에 대한 반박서 제출, 그에 대한 재반박 등의 절차를 거치게 되어 그 기간이 짧게는 6개월 길게는 1년 정도 소요되므로 이를 미연에 방지하기 위하여 출원상표에 대한 거절이유가 명백하다고 판단되는 경우에는 누구나 심사관이 심사를 종료하기 전에 정보제공을 할 수 있어 심사관의 심사에 조력하여 출원절차의 기간을 최소화 할 수도 있다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
