독자들은 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품이라고 하면 무엇이 떠오르는가? 물론 최애 간식인 ‘초코파이’가 떠오를 것이다. 그렇다면 초코파이라고 하면 무엇이 연상되어 떠오르는가? 대부분은 ‘오리온초코파이’가 떠오를 것이다. 그렇다면 초코파이는 음식의 보통명칭인가? 아니면 독점할 수 있는 상표의 명칭인가?
초코파이라는 단어가 탄생한 히스토리를 살펴보면, 1974년 원형으로 된 작은 크기의 빵과자 안에 마시멜로우를 넣고 외부에는 초콜릿을 바른 제품을 (주)동양제과가 개발하여 출시하면서, 그 제품의 이름을 (주)동양제과가 개발하기 전에는 국내 및 국외에서 사용된 바가 없고 원고가 처음으로 창작한 단어인 ‘초코파이’라고 명명하면서 ‘오리온초코파이’라는 상표를 부착하여 출시한 것이다. 즉 (주)동양제과는 지금까지는 존재하지 않은 상품을 생산하면서 그 상품을 초코파이라고 명명하였는데, 그렇다면 초코파이는 단팥빵이나 샌드위치처럼 단순한 상품명으로 보아야 할 것인지 아니면 상표로 보아야 할 것인지가 문제가 된다.
‘롯데쵸코파이’와 ‘오리온초코파이’
(주)동양제과는 1974년 초코파이 제품을 생산하면서 ‘오리온초코파이’를 상표등록 받았고, 1979년 (주)롯데제과는 초코파이와 거의 동일한 제품을 생산하면서 ‘롯데쵸코파이’라는 상표를 등록받았는데, 1999년 (주)동양제과가 (주)롯데제과를 상대로 ‘롯데쵸코파이’의 ‘쵸코파이’는 ‘오리온초코파이’의 ‘초코파이’와 유사하여 전체적으로 상품에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다는 이유로 무효심판을 청구한 사건이 있었다.
이 사건에 대하여 대법원은, “‘초코파이’는 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품을 의미하는 것으로 일반 수요자에게 인식이 되며, 여러 제조회사의 초코파이 제품은 그 앞에 붙은 ‘오리온’, ‘롯데’, ‘크라운’, ‘해태’ 등에 의하여 제품의 출처가 식별되게 되었다고 보여지므로, 결국 ‘초코파이’는 그러한 상품의 보통명칭으로서 상품을 식별할 수 있는 기능을 상실하였다고 봄이 상당하다”라고 판시하였다.
여기서 ‘보통명칭’이란 실제 거래상 일반 소비자들이 그 상품에 보통으로 사용하는 명칭이라고 인식하고 또한 그렇게 사용하는 것을 의미하는 것으로서, 간단하게는 그 상품에 대한 일반적인 명칭을 말한다.
상기 사건을 다시 살펴보면, 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품에 대하여 (주)동양제과가 ‘초코파이’라고 명명하고 일반 소비자들은 그러한 제품에 대하여 초코파이라고 인식하고 실제로도 그렇게 사용했다는 점에서 ‘초코파이’는 그러한 제품의 보통명칭이 된 것이다(마트에 가서 초코파이 주세요라고 하면 주인이 아무런 부연설명을 듣지 않고 초코파이를 주듯이).
누구도 독점할 수 없는 ‘상품의 보통명칭’
다만 한 가지 살펴볼 것은, 대다수의 일반 수요자들은 ‘초코파이’라고 하면 ‘오리온초코파이’를 떠올리게 되는데, 이런 현상이 ‘초코파이’가 ‘오리온’과 함께 (주)동양제과의 상표로서 유명하기 때문인지, 아니면 ‘초코파이’가 상품의 보통명칭이지만 ‘오리온초코파이’ 제품이 가장 맛이 좋아 인기가 높고 시장 점유율이 매우 높기 때문에 ‘초코파이’에 의하여 (주)동양제과의 상표인 ‘오리온’이 생각나기 때문인지는 따져볼 실익이 있어 보이지만, 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품에 대하여 이미 일반 소비자들은 그러한 제품에 대하여 초코파이라고 인식하고 실제로도 그렇게 사용하고 있다는 점에서 ‘초코파이’를 독점적인 상표로 볼 수는 없다는 점은 분명하다.
필자의 개인적인 생각이지만 (주)동양제과가 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품을 신제품으로 개발했을 때, 상표를 오리온을 빼고 그냥 ‘초코파이’로 출원하여 등록을 받았다면 어땠을까 하는 생각이다. 왜냐하면 (주)동양제과가 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품을 신제품으로 개발했을 당시에는 그러한 제품에 대한 보통명칭이 없었으므로 ‘초코파이’가 일반 소비자들에게 (주)동양제과의 상표로 인식되었을 것이기 때문이다. 그렇게 했다면 롯데나 크라운이나 해태가 원형의 작은 빵과자에 마시멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품을 생산했을 때 상표권 침해를 우려하여 ‘초코파이’라는 상표를 쓸 수 없어 진즉에 ‘몽쉘통통’이나 ‘오예스’를 상표로 쓰지 않았을까.
상술한 것과 같은 사례가 실제로 많이 발생하는데, 예를 들어 지금은 치킨메뉴의 한 종류로 자리잡고 있는 ‘파닭(혹은 파닥)’을 최초로 개발한 자가 그 당시에 ‘파닭(혹은 파닥)’을 상표출원하여 등록을 받았다면(최초로 개발했을 당시에는 그러한 제품에 대한 보통명칭이 없었으므로) ‘파닭(혹은 파닥)’을 독점적으로 사용할 수 있었을 것이다. 하지만 지금은 치킨요리에 채 썬 파를 곁들이는 음식의 보통명칭이 되어 버렸기에 누구도 독점할 수 없는 명칭이 되어 버린 것이다.
상표법에서는 “상품의 보통명칭”에 대하여도 그 상품에 대하여 누구에게도 상표등록을 인정하지 않고 있다. 이러한 상표는 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 특정인에게 상표권을 부여해서는 안된다는 공익상의 요청에 따른 것이다. 따라서 상표를 선택함에 있어서 그 상품의 보통명칭을 선택하거나 새로운 제품을 개발하였을 때 그 제품에 명명되는 명칭이 보통명칭화 되지 않도록 각별한 주의를 하여야 한다.
보통명칭화 된 ‘티라미수’
한편 독자들은 커피, 카카오, 마스카르포네 치즈, 계란 노른자, 설탕 등의 재료로 만든 달콤하고 부드러운 식감의 이탈리아를 대표하는 디저트라고 하면 무엇이 떠오르는가? 맞다. ‘티라미수(TIRAMISU)’가 떠오를 것이다. 일반 소비자들은 그러한 제품에 대하여 ‘티라미수(TIRAMISU)’라고 인식하고 실제로도 그렇게 사용하고 있기 때문이다.
그런데 1991년 (주)롯데제과가 ‘티라미수(TIRAMISU)’에 대하여 상표등록을 받았고 2001년 (주)동양제과가 ‘티라미수(TIRAMISU)’는 보통명칭에 해당되므로 무효가 되어야 한다고 제기한 무효심판 사건에서 대하여, 1심, 2심, 대법원은 공히 “‘티라미수(TIRAMISU)’ 등록상표가 그 등록결정 당시에는 그러한 상품의 보통명칭으로 사용되고 있었다고 볼 수 없다”라고 판시하여 보통명칭으로 인정하지 않았고 ‘티라미수(TIRAMISU)’의 상표등록이 적법한 것으로 판시하였다.
이는 ‘티라미수(TIRAMISU)’가 상표출원된 당시에는 우리나라에 ‘티라미수(TIRAMISU)’라는 음식이 알려져 있지 않았고 당연히 우리나라 일반 소비자들이 ‘티라미수(TIRAMISU)’라는 음식을 인식하지 못하였기 때문에 ‘티라미수(TIRAMISU)’가 그러한 음식의 보통명칭으로 인정되지 않았다고 해석할 수밖에 없다.
하지만 현재에는 ‘티라미수(TIRAMISU)’라는 음식이 일반 소비자들에게 널리 알려져 보편화되었고 그러한 음식의 보통명칭으로 사용되고 있기 때문에, 즉 보통명칭화 되었기 때문에 ‘망원동티라미수’, ‘해태티라미수’, ‘소년티라미수’ 등이 (주)롯데제과의 ‘티라미수(TIRAMISU)’에 전혀 저촉을 받지 않고 상표등록 될 수 있게 되었다.
여기서 중요한 점은 외국 음식 등이 우리나라에 소개되지 않았다는 이유로 그 명칭을 상표로 선택하여 상표등록을 받을 수 있는 경우에도 시간이 흘러 우리나라에서 그 음식 등이 보편화되어 보통명칭화 된다면 그 명칭을 포함하는 다른 상표들도 상표등록을 받을 수 있게 되어 그 상표권은 의미가 없게 된다는 점이다. 참고할 만한 사례라 할 것이다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
