오래된(10년 전) 사례지만 「갑」이 음식점 및 김치, 돼지고기 등에 상표권을 가지고 있는 “족쌈”에 대하여 상표권침해로 고소한 사건이 있었다. “원조 59년왕십리할매보쌈”이란 상호로 프랜차이즈 사업을 실질적으로 운영하던 「을」이 족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식사진 주위의 여백에 보통의 글씨체로 “족쌈”이라고 표시한 포스터와 메뉴판을 제작하여 40여 개의 가맹점에 게시하고 있는 사실에 대하여 「갑」이 자신의 상표권을 침해하였다는 이유로 「을」을 상대로 상표권침해소송을 제기한 사건이었다.
독자들은 전문에서 상기한 이 사건에 대해 어떻게 생각하는가? ‘상표권 침해다’ 아니면 ‘상표권 침해가 아니다’ 일반적인 관점에서 보면 상표권을 가지고 있는 상표를 상표권자의 허락없이 다른 사람이 사용한다면 상표권 침해이다. 하지만 이 사건에 대하여 1심, 2심, 대법원 모두 상표권의 침해가 아닌 것으로 판단하였다.
상표등록을 받을 수 없는 6가지 규정
즉 대법원은 ““족쌈”은 ‘족발’의 ‘족’ 부분과 ‘보쌈’의 ‘쌈’ 부분을 결합하여 만든 것으로서 사전에 등재되어 있지 아니한 조어이기는 하지만, 그 사용상품과 관련하여 볼 때 수요자에게 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 등의 뜻으로 직감될 수 있다고 봄이 상당하고, 따라서 피고인이 사용한 “족쌈”은 비록 보통명칭화한 것이라고는 할 수 없다 하더라도 그 실제의 사용 상태 등에 비추어 사용상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 이 사건 고소인의 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 할 것이다”라고 판시하였다. 따라서 “족쌈”은 상표권이 존재하는 등록상표이기는 하나 그 상표와 동일한 상표를 다른 사람이 사용하더라도 그 상표권의 침해가 아닌 것으로 판단한 것이다.
등록상표의 상표권 효력을 제한한 상기 대법원 판단이 타당하고 적확한 것인지는 별론으로 하고 상표법에서는 상표등록을 받을 수 없는 상표의 유형으로 6가지를 규정하고 있다.
먼저 상표가 사용될 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표는 상표등록을 받을 수 없는데 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기 등을 직접적으로 표시한 것에 불과한 상표가 이에 해당한다.
상표등록을 받을 수 없는 상표에 유의해야
예를 들어 ‘안흥찐빵’이 안흥지역에서 생산되는 찐빵을 가리키는 관용어로 사용되는 경우처럼 ‘안흥’이 찐방에 대해서는 산지표시이고, 고기와 관련하여 ‘이동갈비’도 산지표시에 해당한다. 또한 ‘Organic이나 1++’는 품질표시에 해당하고, 술에 ‘죽엽청주’는 원재료표시에 해당하고, 생수에 ‘생명물’은 효능표시에 해당하고, 의류에 ‘Casual’은 용도표시에 해당하고, 음식점에 ‘한근에 한근 더’는 수량표시에 해당하고, ‘전천후’는 시기표시에 해당하고, ‘훈제’는 가공방법표시에 해당한다.
상술한 바와 같은 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 특정인에게 상표권을 부여해서는 안된다는 공익상의 요청과, 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표는 제품의 설명으로 인식되어 타인의 동종상품과의 관계에서 구별이 어렵다는 점 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 한 것이다.
따라서 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표는 그냥 사용은 할 수 있을지언정 상표등록을 받을 수 없는 상표이므로 상표의 선택 시 고려와 유의가 필요하다. 더 나아가 ‘BEST, No1, NICE, SUPER, DELUXE, 최고, 정상, 제일, 원조 등’ 최상위를 나타내는 경우에는 더더욱 누구나 사용하고자 하는 용어이므로 어떠한 상품에 사용된다고 하더라도 상표등록을 받을 수 없다.
상품의 성질을 나타내는 상표권 효력은 제한돼
여기서 상기 사건을 다시 살펴보면, “족쌈”을 상표권자가 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 이라고 능동적으로 밝히고 있다는 증거가 없지만, “족쌈”과 같이 수요자(소비자)가 ‘족발’의 ‘족’ 부분과 ‘보쌈’의 ‘쌈’ 부분을 결합하여 만든 조어이고 음식점과 관련하여 볼 때 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 등의 뜻으로 인식하고 직감한다고 볼 수 있는 경우에는 상품의 성질(원재료, 취식방법 등)을 그대로 표시하는 상표라고 할 것이어서, “족쌈”은 원칙적으로는 상표등록을 받을 수 없는 상표이지만 착오로 상표등록이 되었다고 하더라도 상표권의 효력이 다른 사람이 사용하는 동일한 상표인 “족쌈”에는 미치지 않는다는 것이다.
물론 상표출원할 당시에는 상표가 그런 의미로 인식되지 않았다고 할 수도 있지만 상표권자가 상표등록 후 사용하고 있지 않은 상태에서 다른 사람이 그 상표를 사용하면서 그러한 의미를 부여하고 소비자가 그렇게 인식하고 있다면 등록상표의 관리를 제대로 하지 않아서 상표권이 소멸된 것이나 다름없이 되었다고 할 것이다.
즉 상표출원 시 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표는 상표등록을 받을 수 없을 뿐만 아니라 상표등록 후 등록상표의 관리 소홀로 등록상표가 상품의 성질을 그대로 표시하는 상표로 소비자에게 인식되는 경우에도 후발적으로 무효사유가 되거나 상표권의 효력이 제한될 수 있다는 점을 유의하여야 한다. 어쨌든 상표를 선택함에 있어서 상표등록을 염두에 둔다면 상품의 성질을 직접적으로 나타내는 상기 유형의 상표선택은 피하여야 할 것이다.
김민철 변리사 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
